与法国、德国法院相类似,美国法院在两个Toeppen案子中均认为尽管Toeppen没有在与原告相关或不相关的商品或服务上使用商标,但因为现行域名体系的有限性,Toeppen注册了原告的商标,就减少了原告在因特网上展示其商品或服务的可能 。在One In A Million一案中 ,尽管英国原审法院作出了有利于原告的判决,但该法院强调仅仅注册域名本身并不是商标侵权或假冒商标。然而,上诉法院认为仅仅注册域名是可诉的,或者因为欺诈,或者因为非法侵占他人商誉,或者不正当地利用商标得益,或者损害了商标独特的特征或声誉。
显然,在这一问题上,各国法院有着不同的认识,甚至同为英国法院,其认识也截然不同。笔者认为,是否构成商标侵权取决于侵权行为、侵害后果以及两者之间的因果关系,只有当商标所有人对该商标所用词汇有独立的权利 ,仅仅注册域名才构成商标侵权,否则就是典型的反向域名侵夺。
4.反向域名侵夺
在因特网世界,域名注册侵害商标权可谓比比皆是,受到了广泛的关注,无论是法律界,还是舆论界对此均异口同声予以谴责,而商标所有人则更是肆意扩大其权利保护范围,这其中不免有“冤假错案”。反向域名侵夺(reverse domain name hijacking)就是指域名注册人注册的域名与商标所有人的商标相同或近似,但并没有侵害商标所有人权益,商标所有人对域名注册人进行诉讼威胁或其他骚扰活动。多数案例均与非商业使用域名有关,也有一些涉及商业使用。在Roadrunner诉NSI一案中 ,“roadrunner.com”的域名注册人系一家网络公司,商标“Road Runner”的所有人对该公司实施了诉讼威胁,NSI根据其域名争端解决规则冻结了该域名,该公司为维护其域名使用权而对NSI提起诉讼,该案最终因NSI答应除非法院裁决,不干扰原告对该域名的使用而撤销。
目前因特网上的网站多为个人和小型网络公司设立,反向域名侵夺不利于个人和小企业在因特网上的发展,因而世界知识产权组织在其《最终报告》中建议采取一些措施以减少反向域名侵夺的发生。
(二)商号 v.域名
在很多国家,商号和商标一样依法受到保护,不能擅自注册为域名,虽然各国的适用法律不尽相同。在法国,将很多法国著名公司的商号注册为域名已被认定为恶意注册 。在德国,
商标法既保护注册商标,也保护商号等名称,德国民法典也对公司名称、合伙名称、工会名称等予以保护,而且这种保护既不以商业使用为条件,也不要求名称完全相同,相似导致混淆就构成侵权。在epson.de一案中,法院认定将他人商号注册为域名,阻止了真正权利人使用该域名,即违反了
反不正当竞争法。在Labouchere诉IMG Holland一案中 ,被告将很多银行和保险公司的商号注册为域名,荷兰法院认定被告的这种使用致使原告们不能将其商号注册为域名,因而构成侵权。
然而,并非所有法院在此问题上均如此严格保护商号所有人的利益。在Peinet公司诉O’Brien一案中 ,加拿大法院考虑了被告的域名pei.net与原告公司名称Peinet之间相互混淆的可能性,最终认定被告域名使用小写字母,并且用实点将域名分成了两部分,已经足以避免混淆。在Capricom一案中 ,比利时法院认定比利时
公司法不适用于该案,因为该法只规定哪些词汇不能用作商号,并没有规定哪些词汇不能用作域名。
(三)地理名称 v.域名
根据《巴黎公约》,地理名称应予以保护,特别是地理名称与特定商品的产地有关时更应保护。许多国家的国内立法也作了类似规定。因而,地理名称在域名注册中也应予以特别保护。法国Saint Tropez社区聘请一网络公司为其建立网站,而这家网络公司却在美国为自己注册了“Saint-tropez.com”域名,这家网络公司为此付出的代价就是被诉至法院并`以败诉告终 。此外,将大量城市名称、山脉名称注册为域名已被确认定为恶意注册 。德国民法典也保护地理名称权,一些法院已据此作出了不利于域名注册人的判决 。然而,科隆法院认为消费者并不必然认为含有地理名称的域名就为相应的地方所专用,特别是那些并不闻名的地方尤其如此,因此不可能造成混淆 。
英国也开始遇到类似情形,一家公司已注册了大约1500个村庄的名称,该公司准备将这些域名卖回给这些村庄 。其他国家亦如此,中国的泰山、南美的印第安部落Yanomami等名称均已被恶意注册为域名。
(四)名人姓名 v.域名
名人姓名具有特别的号召力,以名人姓名注册的域名,总是特别易识易记,不仅如此,其网站通常还能吸引很多访问者,而访问量是一个网站能否走向成功的关键因素之一。因此,在全球范围内,名人姓名就象驰名商标一样成为域名侵占的对象。在悉尼奥运会期间,每当我国运动员夺得一枚金牌,他们的姓名马上被注册为域名 。与此同时,以刘晓庆为域名的网站被拍卖,索价800万的传闻也传得沸沸扬扬。
是否应当禁止将名人姓名注册为域名?美国影星Julia Roberts、美国歌星Madonna以及英国歌星Sting的姓或名均被他人注册为域名,他们最终均选择了向世界知识产权组织调解仲裁中心申诉,但是结果却不一样。Julia Roberts和Madonna成功地夺回了以她们姓名注册的域名,而Sting则败诉了,仲裁庭认为有证据证明被告在注册域名之前已经诚实地使用Sting这个名称,而且没有证据证明他在经营活动中利用了著名歌星的声誉。
在德国,民法典将每个人的姓名作为人身权予以保护。如果有人基于德国民法典主张权利保护,那么域名侵占者对域名的使用即构成侵权,此认定并不以商业使用为条件。这一解释引起很大的争议,反对者主要的论点就是认为这种扩大解释妨碍了言论自由 。美国Michael Froomkin教授举例说,如果有人以皮诺切特为域名,建立非商业政论性网站,智利前总统皮诺切特岂不就可以主张姓名权,挑战该网站?
(五)国际组织名称 v.域名
如果一个法律系学生想了解国际贸易术语2000年版的新规定,他准备通过国际商会(International Chamber of Commerce, ICC)的网站查询,但他并不知道ICC的域名。他会根据域名注册的一般规则尝试icc.org,不幸的是,这是因特网商会(Internet Chamber of Commerce)的网站,然后,他又尝试icc.com,这是美国加州一家网络公司的网站,然后,他再尝试icc.net,这是因特网商务公司的网站。可以想象这名学生会多么失望,然而这就是残酷的现实。对于国际组织名称及其缩写应给予怎样的保护,以避免在域名注册中的混淆,这是国际社会必须直面的课题。
(六)INNs v.域名
国际非专卖药品名称(International Nonproprietary Names,即INNs)是国际卫生组织为促进全球范围病人安全保护而命名的。勿庸置疑,对此应予以特别保护以避免域名注册中的混淆。
以上讨论的域名争端均是域名注册侵犯了商标权和其他名称权的情形,然而,随着因特网的迅猛发展,一些域名已经在因特网用户中树立起品牌形象,甚至有些域名如yahoo.com、amazon.com等在现实世界中也有相当大的知名度,他们也相继成为侵权的目标和对象。以下将简要地讨论域名被侵权的几种情形。
(七)域名 v.域名
在“internic.com”一案中 ,澳大利亚竞争和消费者保护委员会代表一群消费者提起集团诉讼,这些消费者被一个与国际因特网信息中心(InterNIC)的著名域名“internic.net”相似的域名“internic.com”所误导。该案最终以调解告结,被告成立信托基金向全球13,000名受害人赔偿 。在Paine Webber公司诉Fortuni一案中 ,被告建立了一个色情网站,使用“wwwpainewebber.com”域名,注册了www.painewebber.com域名的原告为此提起诉讼,美国法院命令NSI冻结被告的域名,因为它与原告域名的唯一差别只是省略了一个句点。类似案例已不鲜见。在epson.de一案中 ,德国法院明确确认域名自身具有区别不同网站的功能,因而值得予以保护。
从上述案例可以看到,与商标一样,域名也面临着严重的侵权。上述案例中的域名侵权也与常见的商标侵权一样,侵权域名与被侵权域名相同或近似。然而,众所周知的是,通用词汇不能注册为商标,但是他们却可以注册为域名,象law、lawyer、business等词在域名中就比较常见。使用相同或近似的通用词汇作为中心域名是否构成域名侵权?“lawyers.com”能否对“lawyers.com.cn”主张权利?到目前为止,尚无这样的案例报道,更没有这样的法律规定。
(八)域名 v.商标
在法国Agaphone一案中 ,法国仲裁庭认定后注册的商标没有对抗先注册的域名的权利。该裁决否定了商标所有人的权利,但并没有从正面确认域名注册人的权利。那么,先注册的域名有无对抗后注册的商标的权利呢?
苏州易龙电子有限公司于1997年5月申请注册“雅虎”商标,美国著名的Yahoo公司就此提出异议,认为“雅虎”商标系其公司品牌“Yahoo”的音译。我国国家工商局根据
商标法的相关规定裁定,美国Yahoo公司在我国已注册的商标为“YAHOO!”,使用商品或服务包括第9类、第35类、第16类和第42类,而其“雅虎”商标未在我国获准注册,不享有注册商标专用权,而且苏州易龙电子有限公司的“雅虎”商标使用商品和服务与美国Yahoo公司具有不同的功能、消费渠道和方式,不会引起消费者的混淆和误认,因此予以核准注册 。国家工商局由于其职能的限制,只是严格地依照《
商标法》审查这起商标异议,而没有考虑美国Yahoo公司的域名权。Yahoo在日本的处境就更尴尬了,日本东京一家妓院竟然冠名为“雅虎”,吸引了不少嫖客和大学生妓女 。目前尚无Yahoo公司在日本采取行动的报道,但如果日本法院或其他行政当局也以
商标法的原则来审查,则Yahoo公司料也难以取得预期的结果。
正如前文所述,随着因特网的发展,特别是商业化发展,域名权已经成为一项独立的权利,理应予以保护,特别是著名域名也应获得象驰名商标一样的特别保护。