此次美国专利改革法案确立独具特色的“发明人先申请制”,在符合法律规定时,保证真正的发明人最先申请专利。该制度的确立引发专利制度3个方面的重大变化:
(1)新颖性判断
修改前的美国《专利法》§102从现有技术和法定限制角度,对专利的新颖性标准进行了界定。[6]§102 (a)、(e)、(g)为新颖性方面的规定,即发明创造与现有技术相比具有新的特征。其中§102(a)对现有技术进行了界定,即在专利申请人发明并就该发明申请专利前,发明已在本国为他人知晓或者使用,或是在国内外已经获得专利或是在公开出版物刊登。在时间上以发明日为审查基准日,因此美国专利法被认为是采用“先发明制”;空间上分为本国范围(他人知晓或使用)和世界范围(专利或公开出版)。[7]§102(b)和(d)为法律限制条款(Statutory Bar),指根据法律的规定,申请人实施的特定行为将导致发明新颖性的丧失。§102(b)中规定,申请人在美国申请专利1年前,该发明创造在世界范围内以专利或者公开出版物的形式公开发表,或在本国公开使用或销售,则该发明创造丧失获得专利授权的资格。在时间上以专利申请提交日为审查基准日;空间上也分为本国(公开使用或销售)范围和世界范围(专利或公开出版)。[8]但修改之前§102内容过于复杂,存在两个不同的审查基准日和两种不同类型的空间限制,容易造成混淆,也不利于专利审查效率的提升。
本次专利改革法案中,新颖性判断统一以专利有效申请日为审查基准日,这也代表着美国专利申请从“先发明”向“先申请”的转变;在空间上统一以世界范围为标准,即现有技术包括世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、公开销售或是以其他方式为公众所知晓的技术。[9]
(2)宽限期设立
在确认先申请制的同时,专利改革法案还设立了针对发明人新颖性的宽限期(grace period),在提出有效专利申请前的1年内,一项发明创造不会因为其发明人的公开行为或者其他源自该发明人的公开行为失去新颖性。[10]其目的在于保证申请人有足够时间准备专利申请或者通过推荐发明创造、吸引社会投资为专利申请和产业化奠定基础。与旧的专利法相比[11],新的宽限期保留了12个月的时间期限,同时严格限制享受宽限期的行为,只限于发明人或共同发明人所实施的公开行为,或者虽由他人实施但源于发明人或共同发明人间接的公开行为。此外,专利改革法案中规定,在发明人就其发明创造申请专利前,该项发明创造已由他人公开,只要其公开行为晚于发明人或共同发明人实施的面向公众的公开行为,或者其他人实施的源于发明人或共同发明人的面向公众的公开行为,发明人仍享有新颖性宽限期。这实际上赋予了发明人解除他人现有技术对专利申请的威胁,只要发明人提前将其发明创造向公众公开。
新专利法中新颖性宽限期的内容设置,充分体现立法者在发明人利益与社会公众利益中寻求平衡。通过赋予发明人新颖性宽限期,防止他人将发明人的“劳动成果”提前申请专利或者予以公开,给发明人造成损失;同时宽限期适用上的限制性规定(适用时间范围、适用“公开”行为类型),使得发明人无论最终是否选择申请专利,都会倾向于尽早向社会公布其发明创造,从而使得社会公众能够获取发明创造信息,推动技术创新、社会发展。
(3)溯源程序取代抵触程序
伴随先发明制转变为发明人先申请制,原有的抵触程序(interference proceeding)也由溯源程序(derivation proceeding)所取代。溯源程序主要是基于发明人专利申请宽限期的设立,针对存在争议的专利申请,判断先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人,进而确认该项专利申请的真正发明人,从而保证发明人享有该发明创造申请专利的权利。[12]该程序的设立,在于保证专利权只授予真正做出该项发明创造的人或是与发明人直接相关的其他主体,防止因欺骗或其他不正当行为获得专利授权。比起传统的抵触程序,溯源程序保证了在先申请制度下,真正发明人的利益不受损害,同时其程序设计较为简单,解决争议效率较高。
修改前的美国专利法,“先发明制”强调确认最先完成发明创造的人,并保证该发明人对其发明创造的专利申请权。新的美国专利改革法案确立了“发明人先申请制”,其关键在于确认真正的发明人,并在满足相关法律要件下,保证真正的发明人最先提出专利申请。
2. 宣誓书和受让人的专利申请权
1952年美国现行专利法确立以来,就一直强调专利申请必须由发明人本人提出,即使雇员的职务发明,一般也只能由雇员申请专利后再转让给雇主。在进行专利申请时,每一个发明人都必须在专利申请文件上做出书面誓约并签名,保证该项发明创造是由发明人自己完成的。而实践中,即使公司之前已与员工签订职务发明专利转让合同,但在申请专利时,很可能因为雇员离职或其他原因,无法获得发明人的签字誓约,导致专利申请的失败。专利改革法案赋予发明创造受让人提出专利申请的资格,并规定在发明人死亡、发明人丧失法律上行为能力或者通过努力确实无法找到发明人时,或是发明人拒绝履行转让发明创造义务时,受让人可以提交替代声明(Substitute Statement)。声明中需包含以下内容:替代声明中涉及各方当事人基本信息(包括发明人、受让人);无法提交发明人签字誓约的具体原因以及USPTO局长要求的其他内容。经局长审查同意后,受让人可以以该声明替代发明人签字誓约,向USPTO申请该项发明创造的专利权。[13]