析商业方法的可专利性-法搜-中国法律信息搜索网

　　3．以产业发展和国家利益为重，合理构建商业方法专利制度

　　商业方法的专利保护不仅仅是一个法律问题，它的背后潜藏着巨大的国家利益。美国作为电子商务和互联网最为发达的国家，如何运用商业方法保护的法律机制掌控新经济模式，这是信息技术或者说电子商务时代的重要命题。美国专利商标局复审委员会最后确认了亚马逊公司修改后的“一次点击”专利，这无疑又释放了一个信号：美国利用商业方法专利战略占领电子商务高地的政策并未改变。在依靠专利化生存的今天，没有商业方法专利，个人创造者将不能更好地释放创造热情，企业发展将步履维艰，产业规模的形成将滞步不前。美国的商业方法专利近年从宽松保护到严格保护的发展路径表明：随着技术的变革，我们应立足国情，构建商业方法可专利性制度。这不仅符合企业特别是金融企业和电子商务企业自身在知识产权时代的国际化竞争的需要，也是建立我国自主的商业方法发明技术标准、维护国家利益的需要。

　　结语：“商业方法除外原则”的再度死亡

　　美国联邦最高法院于2010年6月28日发布了被称为“世纪专利法案件”—“比尔斯基”案的终审判决意见。[60]在审理前，法庭接到了包括达菲（John F. Duffy）教授、勒姆利教授等提交的68份“法庭之友”陈述。法院9名大法官一致同意驳回比尔斯基和华沙的上诉。肯尼迪（Anthony M. Kennedy）代表罗伯茨(John G. Roberts)、托马斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Anthony Alito）、斯卡利亚（Anto-nin Scalia）等五位大法官撰写的多数人意见中，再次确认争议发明仅仅属于抽象思想，不具有专利适格性；他们还指出部分商业方法在满足专利法的实质性要件后仍具有可专利性；“机器或者转换”标准并非判定商业方法可专利性的惟一标准。他们还强调“有用的、有形的、具体的结果”标准不能再用于判定商业方法的可专利性。以史蒂文斯、金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg)、布雷耶、索托马约尔（Sonia So-tomayor）等4位大法官为代表的少数人意见则指出商业方法不具有可专利性。最高法院令人震惊的判决结果一公布，即刻引起了来自纽约时报、华尔街日报、微软公司、雅虎公司、学界等各方人士的热烈关注。有评论者指出，联邦最高法院的判决将商业方法可专利性的判定标准又推回到“比尔斯基”案前的情形，其模糊性和不确定性必将受到批评。[61]参议院司法委员会主席莱希（Patrick Leahy）针对该判决意见指出：专利法必须加以改革，商业方法专利的大门不应予以打开。[62]然而，大多数人认为联邦最高法院的判决反映了美国科技、经济发展的需要，符合美国专利法的要义。无论如何，该项判决宣布了“商业方法除外原则”的再一次死亡，商业方法可专利性的大门依然敞开。[63]美国商业方法可专利性的实践凸显了发明创造人和社会公众的利益博弈。如何平衡这二者的利益，需要精心设计商业方法专利制度。在国家知识产权战略的实施过程中，我们应以利益衡平之精神，以产业利益和国家利益为宗旨构筑商业方法专利制度，迎接商业方法专利制度国际化的挑战。

【作者简介】
李晓秋，单位为重庆大学。
【注释】State Street Bank＆Trust Co. v. Signature Financial Group ,149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
Michael J. Meurer, Business Method Patents and Patent Floods,8 WASH. U. J. L.＆POL'' Y. 309,2002
Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs. , Inc. ,126 S. Ct. 2921 (2006)
Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs. , Inc. ,126 S. Ct. 2928 (2006)
In re Bilski, 545 F. 3 d 943 ( Fed. Cir. 2008 )．
Gottschalk v. Benson,409 U. S. 63（1972).
Parker v. Flook,437 U. S. 584 (1978)．
Diamond v. Diehr,450 U. S. 175（1981）．
J. Jeffery Hawley,Tomas G. Field,Jr.， Ann M. McCrackiin, Brief of Franklin Pierce Law Center Amicus Curiae in Support of Petitioners,athttp://awakenip. com/bilski/ments/fplc. pdf; Steven J. Frank, The Death of Business-Method Patents, at http://spectrum. ieee. org/at－work/innovation/the-death-of-businessmethod-patents; Israel IP Associates, In re Bilksi: death of diagnostic method patents?, at http://www.iliplaw.com/2009/03/in-re-bilksi-death-of-diagnostic-method-patents. html.
2008年10月22日欧洲专利局（European Patent Office, EPO)局长针对上诉委员会的两个不同裁决向扩大上诉委员会（the En-larged Board of Appeal）提出四个问题，2010年5月12日，扩大上诉委员会公布了最终的结论，认为欧洲专利局关于计算机程序发明的可专利性判断符合欧洲专利公约的规定（http://www. epo. org/topics/news/2010/20100512. html)；加拿大知识产权局专利专员于2009年3月5日公布了专利上诉委员会（Patent Appeal Board）以“不属于法定可专利主题”和“缺乏创造性”为由驳回亚马逊公司的“一次点击”专利申请（http://patents. ic. gc. ca/opic-cipo/comdec/eng/decision/1290/summary. html) ;2009年12月13日加拿大知识产权局发布了新的《专利局实践手册》(Manual of Patent Office Practice,MOPOP)，其中对第12章“实用性和主题”、第13章“申请的审查”两章进行了修改(http://www. cipo. ic. gc. ca/eic/site/cipointemet-internetopic. nsf/eng/h_wi00720. html) ;2010年6月16日，该局又向公众发布了第16章即“计算机执行的发明”的修改建议（http://www. cipo. ic. gc. ca/eic/site/cipointernet-internetopic. nsf/eng/wi02486. html)
如杨丽：“论网络商业方法的可专利性”，载《法律科学》2001年第1期；张平、卢海鹰：“从拒绝保护到大门洞开—纵论计算机软件的可专利性”，载《中外法学》2001年第2期；张平：“论商业方法软件专利保护的创造性标准—美、日、欧三方面专利审查之比较”，载《知识产权》2003年第1期；吴伟光：“商业方法发明可专利性研究”，载《互联网法律通讯》2005年第9-10期；姚克实，吴晓群：“IN RE BILSKI：新兴技术是否属于美国专利法的标的物范围”，载《电子知识产权》2009年第3期；李晓秋：“美英两国商业方法可专利性变革的趋同抑或悖离”，载《重庆大学学报》（人文社科版）2010年第5期，以及郎贵梅：《专利客体的确定与商业方法的专利保护》，知识产权出版社2008年版等。
See Business Method Patent Improvement Act of 2000,11. R. 5364,106th Cong. (2000)．
为了更好地保护知识产权，促使工业产权的管理和协调发展，欧洲专利局、日本专利厅（Japan Patent Office, JPO )、美国专利商标局在1983年共同商议设定“三边协定机构”(the Trilateral Offices)，其网址：http://www. trilateral. net/index. html。
See EPO 2000/05/19: Examination of“business method”applications . http://eupat. ffii. org/papri/epo-tws-app6/index.en. html. 2010-03-06.
Katherine J. Strandburg, What If There Were A Business Method Use Exemption to Patent Infringement ,2008 Mich. St. L. Rev. 245,2008.
Nari Lee, The Patent Subject Matter Reconfiguration and the Emergence of Proprietarian Norms-the Patent Eligibility of Business Methods,45 IDEA 321,2005.
G06Q小类是专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法。
John W. Bagby, Business Method Proliferation: Convergence of Transactional Analytics and Technical Scentics,56 Bus. Law. 423,2000.
Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. ,160 F. 467,469 (2d Cir. 1908)．
In re Patton,127 F. 2d 324,328 (C. C. P. A. 1942)．
美国1952年专利法修改时将原来使用的“技艺”(arts)一词改为“工序”(process) 。
Paine, Webber, Jackson＆Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner＆Smith, Inc. ,564 F. Supp. 1358（D. Del. 1983)．
以斯图尔特（Potter Stewart）法官为代表的少数意见批评史蒂文斯法官代表的多数人的见解，认为系争发明是可专利标的，本案争议在于是否仅因其中的一个步骤在被隔离后断定为不可专利之标的，其发明的整体就会丧失其可专利性，而多数意见的推论方式无疑是在专利法第101条下引入了新颖性及进步性作为判断要件。
Parker v. Flook,437 U. S. 588 n. 9.（1978）．
Arrhenius equation: In v = CZ + x，其中v是橡胶膜所需之总时间，C是活化常数，Z是压模机里的温度，x是一个与压模机相关的几何常数。
State Street Bank＆Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. ,927 F. Supp. 502,38 U. S. P. Q. 2d 1530（D. Mass. 1996)．
Diamond v. Chakrabarty,447 U. S. 303（1980）．
1981年的“戴尔蒙德”案判决之后，美国联邦巡回上诉法院的前身即海关和专利上诉法院（the Court of Customs and Patent Ap-peals, CCPA）提出了一个“两部测试法”(a two - part test)，即“弗里曼-瓦尔特-阿尔伯勒”(Freeman - Walter - Abele)测试法。巡回上诉法院运用这个测试法来审查包含数学算法的发明是否具有可专利性。1994年联邦巡回上诉法院在“阿拉帕特”(In re Alappat)案中放弃了该测试法的使用。
Gottschalk v. Benson,409 U. S. 67（1972）.
“实际应用”的特性可追溯至“阿拉帕特”案中所采用的“有用的、有形的、具体的结果”标准。参见In re Alappat, 33 F. 3d 1526,31 USPQ2d (BNA) 1545 (1994)。
State Street Bank＆Trust Co. v. Signature Financial Group,149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)．
State Street Bank＆Trust Co. v. Signature Financial Group ,119 S. Ct. 851 (1999) ( held that business methods are patentable)．
Troy Wolverton, Amazon, Barnes＆Noble settle patent suit (http;//news. com. com/2100-1017-854105.html)。
根据美国专利商标局公布的数字，1997年商业方法专利申请案974件，授予案120件；1999年申请案3020件，授予案423件；2000年申请案飙升至8058件，授予案845件；2007年申请案继续稳步增长，总数为11378件，授予案1330件。2008年申请案数是13779件，授予案1643件（http://www. uspto. gov/patents/resources/methods/applicationfiling. jsp)。
Appendix of Re. Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw, Text of patent application serial number 08/833892, US Court of Appeals for theFederal Circuit 2007,http://www. uspto. gov/go/com/sol/2007-1130bilski_joint_appendix. pdf.
Ex pane Bilski,at http;//www. uspto. gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd022257. pdf.
AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. ,172 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 1999)．
其他8位大法官分别是卢里耶(Alan David Lourie)、斯科尔（Alvin Anthony Schall)、布瑞森（William Curtis Bryson）、伽嘉萨（Ar-thur J. Gajarsa）、林恩（Richard Linn）、戴克（Timothy B. Dyk）、普鲁斯特（Sharon Prost）和穆尔（Kimberly Ann Moore）。
O REILLY , et al. v. MORSE, et al. 56 U. S. 62 (1853)．
In re Bilski,545 F. 3d 954 (Fed. Cir. 2008).
其他四种分别为Freeman-Walter-Abele test、 State Street test 、Technological Arts test、Physical Steps test.
需要说明的是，戴克、林恩两位法官的观点与多数人拒绝授予争议发明以专利权的结论，以及与雷达法官所持的不应授予专利权结论发生竞合（concurrence)，但理由阐释不同。而纽曼和迈伊不同意多数人意见的理由则彻底相左。
该条是关于新颖性的规定。See 35 U. S. C. § 102
该条是关于非显而易见性的规定。See 35 U. S. C. § 103
该条是关于说明书撰写的要求。See 35 U. S. C. § 112。
In re Bilski, 545 F. 3d 991,995,998, 1011 (Fed. Cir. 2008)．
该项发明也曾向欧洲专利局、加拿大知识产权局提出申请，前者已于2007年通过复审认定其为无效，后者2009年拒绝授予其专利权。
该项专利申请的权利要求请参见Amazon. com, Inc. v. Barnesandnoble. com, Inc. ,239 F. 3d 1343 (2001)
Amazon. com, Inc. v. Barnesandnoble. com, Inc. ,73 F. Supp. 2d 500, No. C99-1695P,1999 WL1095502 (W. D. Wash.， Dec. 1,1999)．
Amazon. corn, Inc. v. Barnesandnoble. com, Inc. , 239 F. 3 d 1343 （2001）．
同上引。
可参见李晓秋：“In re Bilski：加拿大商业方法专利适格性最新变革的风向标？”，载《科技管理研究》2010第5期；李晓秋：“美英两国商业方法专利适格性标准的悖离抑或趋同”，载《重庆大学学报》（人文社会科学版）2010年第5期；周欢：“澳大利亚商业方法可专利主题标准的演变及启示”，载《青年科学》2010第1期。
美国联邦最高法院2006年对于KSR案（KSR Intl Co. v. Teleflex,Inc. ,550 U. S. 398 (2007)）案件的审理，代表美国法院对于“创造性”的重新诠释，即“显而易见的尝试（obvious-to-try)”标准的采用。
为保证商业方法发明的新颖性，美国专利商标局于2000年3月提出的商业方法专利行动计划中要求扩大在先技术的检索．美国知识产权法协会建议专利商标局收集非专利商业方法的在先技术，美国国会议员提出的2000年商业方法专利促进法中也有许多有价值的保证有充分的在先技术以检索商业方法发明的新颖性的建议；2002年秋，专利商标局发布了《商业方法领域的在先技术—电子文献何时可以作为在先技术目的的印刷出版物？》 ;2007年6月15日，美国专利商标局开始实施“专利审查公众评审试点项目”(Peer Re-view Pilot)；此外，专利商标局规定申请人须自行完成对现有技术的检索，提供所有同其发明创造最为近似的现有技术及相关信息，专利商标局还与日本专利局、欧洲专利局达成就在新的商业数据库及搜索引擎方面、检索工具和资源的运用方面等交换信息的协议。
2007年6月15日，纽约大学法学院与美国专利商标局联合推出了一个名为“公众专利评审”的网上实验平台，网址为：www．peertopatent. org。该平台首次允许公众在一定程度上参与到专利审查过程中来，其主要宗旨在于通过网络链接美国专利商标局和公众（特别是其中的科学技术人员）以提高专利质量。2008年6月，该平台审查客体范围扩大到电子商务及商业方法专利。详细内容可参见陈琼娣，余翔：“美国‘公众专利评审’及其对我国的启示”，载《电子知识产权》2010年第2期，第65-69页。
“事后诸葛亮”在国外专利创造性判断实践中具有重要地位。在专利局的审查实践中，是审查员极力要避开的幽灵；在专利侵权诉讼中，既是被告反诉专利无效的有力证据，又是原告维护专利有效性的辩护手段；在美国，陪审员在作出发明的创造性意见之前，往往会被告知创造性判断中“事后诸葛亮”的危险性。但“事后诸葛亮”问题在我国并没有引起应有的重视，学术界论及较少，代表性论文可查看牛强：“专利‘创造性’判断中的‘事后诸葛亮’—兼评我国《专利法》第22条及＜审查指南＞中相关规定”，载《知识产权》2009年第4期。
“一般技术人员”是专利法中一个虚拟概念，他是创造性标准的判断主体。一般说来，他是本领域内具有基本技能的人，但他不是技术专家，当然也不是一个什么都不懂的人。遗憾的是，我国新专利法并未增设“一般技术人员”。
美国专利法第103条（a）款规定：如果要求授予专利的技术主题与现有技术的区别仅在于该技术主题在作出发明时对于本领域的一般技术人员显而易见，则该要求保护的发明不具备可专利性。该标准（美国称“非显而易见性”）是由判例法发展的，历经“更多的灵感与技能”标准（1850)—反专利的“创造天才灵感闪现”标准（1940) -“创造型天才的光辉的标准”(1950 ) -Graham标准(1966) -“‘亲专利’的教导一启示一动机标准”(1982) -“显而易见尝试标准（2007）” 。
美国联邦巡回上诉法院1982年确立该标准。它要求在现有的技术文献的对比组合中有明确和清晰的教导和启示，这种僵化和严格的限制标准将导致大部分不具有创造性的专利因为没有具体的事实证据而不得不被授予专利，产生大量的问题专利。
Bilski et al. V. Kappos(No. 08-964) , slip op.（U. S. Jun. 28,2010)， at http://www>. supremecourt. gov/opinions/09pdf/08-964. pdf.
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