12.专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系
在“墨盒”专利无效行政案中,最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系。最高人民法院认为,专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系,又具有明显差异;在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制,不得扩大原专利的保护范围;发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内进行主动修改时,只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,在修改原权利要求书时既可以扩大也可以缩小其请求保护的范围。
最高人民法院审查认为:根据2000年修正的
专利法第
三十三条及其实施细则的相关规定,可知专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系,又具有明显差异。其主要差异在于,专利申请文件的修改以原说明书和权利要求书记载的范围为界,其记载的范围越广,披露的技术内容越多,允许的修改范围就越大,而发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求,其权利要求记载的技术特征越多,其保护范围就越小。同时,专利申请人根据
专利法实施细则第
五十一条的规定进行主动修改时,只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,在修改原权利要求书时既可以扩大其请求保护的范围,也可以缩小其请求保护的范围。专利申请文件的修改限制与专利保护范围的联系在于,根据
专利法实施细则第
六十八条的规定,在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制,不得扩大原专利的保护范围。本案中,精工爱普生对原权利要求书中的“半导体存储装置”的修改发生于提出分案申请之时,并非无效宣告请求审查之时,相应的修改是否合法与原专利申请文件请求保护的范围没有关联性。申请再审人有关本案专利的修改因扩大了保护范围应予无效的申请再审理由不能成立,不予支持。
13.专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系
在“墨盒”专利无效行政案中,最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。最高人民法院认为,禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用,但是其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则和法律规定的限制;在专利授权程序中,相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利,只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围,禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。
最高人民法院审查认为:作为诚实信用原则的体现和要求,禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用。但是,禁止反悔原则在专利授权确权程序中的适用并非是无条件的,其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则或者法律规定的限制。禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件。同时,法律的明确规定以及其他同等重要的原则也限制着禁止反悔原则的适用。在专利授权确权程序中适用禁止反悔原则必须综合考虑上述因素。在专利授权程序中,相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利,只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。对于社会公众而言,基于
专利法第
三十三条规定,其应该预见到申请人可能对专利申请文件进行修改,其信赖的内容应该是原说明书和权利要求书记载的范围,即原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容和所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容,而不是仅信赖原权利要求书记载的保护范围。因此,如果申请人对专利申请文件的修改符合
专利法第
三十三条的规定,禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。精工爱普生在本案中有关“存储装置”的修改符合
专利法第
三十三条的规定,不存在适用禁止反悔原则的问题。
14.专利无效行政诉讼程序中人民法院可否依职权主动引入公知常识
在申请再审人福建多棱钢业集团有限公司(以下简称多棱钢业集团)与被申请人厦门市集美区联捷铸钢厂(以下简称联捷铸钢厂)、二审上诉人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)、原审第三人福建泉州市金星钢丸有限公司(以下简称金星钢丸公司)发明专利无效行政纠纷案【(2010)知行字第6号】中,最高人民法院认为,在专利无效行政诉讼程序中,法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上,依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性,并未改变无效宣告请求理由,有助于避免专利无效程序的循环往复,并不违反法定程序;法院在依职权主动引入公知常识时,应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。
本案的基本案情是:多棱钢业集团是名称为“一种钢砂生产方法”的01127387.9号发明专利(即本案专利)的权利人。针对本案专利,联捷铸钢厂、金星钢丸公司分别向专利复审委员会提出无效宣告请求(一)和(二),请求宣告本案专利全部无效。专利复审委员会将两次无效宣告请求合并审理,于2006年8月7日作出第8585号无效宣告请求审查决定(以下简称第8585号决定),宣告本案专利全部无效。多棱钢业集团不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销第8585号决定,责令专利复审委员会重新就本案专利作出无效宣告请求审查决定。北京市高级人民法院二审维持了一审判决。专利复审委员会随后重新成立合议组对上述两个无效宣告请求案进行审查。联捷铸钢厂针对本案专利再次提出了无效宣告请求(三),请求宣告本案专利全部无效。在专利复审委员会的审查程序中,关于无效宣告请求(一)和(二),联捷铸钢厂明确表示,使用附件1结合附件3,附件1结合附件16,附件1结合常规技术手段(包括技术手册、本领域的常规技术手段)来评价本案专利权利要求1和2的创造性。专利复审委员会经审查作出第11978号无效宣告请求审查决定(以下简称第11978号决定),维持本案专利有效。联捷铸钢厂不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销第11978号决定。专利复审委员会、多棱钢业集团不服,提起上诉。在二审庭审中,联捷铸钢厂明确其请求宣告本案专利无效中争议的主要内容为:本案专利相对于附件1和附件3的结合不具备创造性;本案专利相对于附件1和附件16的结合不具备创造性;本案专利相对于附件1结合公知常识证据(附件6)不具备创造性。北京市高级人民法院二审认为,专利复审委员会在第11978号决定中作出的本案专利相对于附件1和3的结合具备创造性的认定事实不清,判决驳回上诉,维持一审判决。该判决在论述本案专利相对于附件1和3的结合是否具备创造性的问题时引用了附件6的内容。多棱钢业集团不服,向最高人民法院申请再审,其主要理由之一为,二审判决在评判附件1和附件3的结合对本案专利的创造性影响时引入了附件6,明显违反了审查规则,破坏了无效宣告请求人联捷铸钢厂自主决定的证据结合方式,剥夺了多棱钢业集团针对附件1、附件3和附件6的组合进行答辩的权利。最高人民法院审查查明,联捷铸钢厂和金星钢丸公司在无效宣告请求审查程序中提供附件5、附件6和附件7用于证明钢砂产品本身是已知技术,轴承钢的技术性能和热处理工艺都是本领域公知的,多棱钢业集团对附件5、附件6和附件7的真实性没有异议。最高人民法院于2011年5月5日作出驳回再审申请通知书,驳回了多棱钢业集团的再审申请。
最高人民法院审查认为:本案中,无效宣告请求人联捷铸钢厂和金星钢丸公司在无效宣告请求审查程序中提出了附件1和附件3的对比文件结合方式,而附件6本身属于公知常识的证据。多棱钢业集团的再审理由涉及到法院在专利无效案件审理中,在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上,是否可以依职权主动引入公知常识以评价专利权有效性的问题。由于公知常识是本领域技术人员均知悉和了解的,因此在专利无效案件行政诉讼程序中,法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上,依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性,并未改变无效宣告请求理由,对双方当事人来说亦无不公,且有助于避免专利无效程序的循环往复,并不违反程序。当然,法院在依职权主动引入公知常识时,应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。本案中,联捷铸钢厂在一、二审程序中即主张使用附件6中公开的内容,且多棱钢业集团对附件6的真实性没有异议,在此情况下,原审法院引入附件6评价本案专利的效力并不违反法定程序。
15.外观设计相近似判断中“整体观察、综合判断”的把握
在申请再审人珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力公司)与被申请人广东美的电器股份有限公司(以下简称美的公司)、二审上诉人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)外观设计专利权无效行政纠纷案【(2011)行提字第1号】(以下简称“风轮”外观设计行政案)中,最高人民法院认为,所谓整体观察、综合判断,是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别;在判断时,一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注,并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。
本案的基本案情是:针对美的公司名称为“风轮(455-180)”的外观设计专利(即本案专利),格力公司向专利复审委员会提出无效宣告请求,并提交了公告号为CN3265720、名称为“风扇扇叶”外观设计专利作为对比文件。专利复审委员会作出第13585号无效宣告请求审查决定(以下简称第13585号决定),宣告本案专利权无效。美的公司不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为,本案专利与对比文件公开的在先设计不相近似,遂判决撤销第13585号决定。格力公司、专利复审委员会不服,均提出上诉。北京市高级人民法院二审认为,本案专利与在先设计关于扇叶部分的区别因扇叶部分的旋转方向系由功能决定,故对整体视觉效果不具有显著影响,其他区别分布于本案专利的中部等主要视觉部分,根据整体观察、综合判断原则,对一般消费者而言,其区别足以在整体视觉效果上产生不同。据此判决驳回上诉,维持一审判决。格力公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2010年12月7日裁定提审本案,并于2011年11月11日判决撤销一、二审判决,维持第13585号决定。
最高人民法院再审认为:本案专利与在先设计均由位于中央的轮毂以及轮毂两侧呈中心对称分布的两个扇叶组成。将二者的扇叶相比较,均包括圆弧状的外侧和内侧、外侧与内侧连接处的凸起、位于前侧的尖角和直线部分,以及位于前侧的类似刀口的加厚增强层等结构;单个扇叶的形状基本相同,两个扇叶的对称分布形态亦基本相同。二者的主要区别是:扇叶的旋转方向呈180°反向;本案专利的扇叶突出轮毂主体一小部分,并且本案专利的扇叶比在先设计的扇叶厚。由于对称分布的两个扇叶占据了产品的主要视觉部分,更容易被一般消费者所关注,故基本相同的扇叶形状以及对称分布形态对整体视觉效果具有显著的影响。扇叶的旋转方向系由风轮的旋转功能所决定,故旋转方向的不同对整体视觉效果不具有显著影响。由于一般消费者施以一般的注意力和分辨力难于观察到二者的扇叶厚度的细微差异,故扇叶厚度的区别对整体视觉效果不具有影响。本案专利的扇叶虽突出于轮毂主体一小部分,但相对于整个扇叶而言,该突出部分所占比例较小,而且在使用状态下,该突出部分位于风轮安装面一侧,难以被一般消费者观察到,故这一区别对整体视觉效果亦不具有显著影响。将本案专利与在先设计的轮毂进行比较,二者的轮毂均由一圆台状结构构成,轮毂与扇叶的连接处均有一对呈渐开线方式延伸的圆弧状轮毂壁,轮毂壁的形状均由圆弧和直线结合形成,轮毂与扇叶内侧均由轮毂壁由下至上倾斜连接,连接方式基本相同。二者的主要区别在于,在先设计的轮毂壁延伸得更长,包围的面积更大,轮毂壁圆弧与直线边形成尖角,本案专利没有形成尖角。对于位于产品中央的设计变化,应当综合考虑其在产品整体中所占的比例、变化程度的大小等因素,确定其对整体视觉效果的影响。位于中央的设计变化并不必然对整体视觉效果具有显著影响。本案专利的轮毂虽位于中央,但相对于扇叶而言,所占面积明显较小,相对于在先设计轮毂的变化亦相对有限,在本案专利与在先设计的轮毂及其轮毂壁还具有前述诸多相同点的情况下,上述区别对整体视觉效果不具有显著影响。事实上,本案专利的轮毂是在在先设计较大的轮毂的基础上,舍弃了一部分,使得轮毂壁延伸长度减少,围成的面积减少,形成的夹角发生变化。在进行相近似判断时,如果外观设计专利的改进仅仅体现为在现有设计的基础上省略局部的设计要素,这种改进通常不能体现出外观设计专利所应当具有的创新性,亦不应对整体视觉效果带来显著影响。将本案专利与在先设计相比较,综合考虑二者的相同点、不同点以及对整体视觉效果的影响,应认定二者的整体视觉效果不具有明显区别,属于相近似的外观设计。
16.设计要素变化所伴随的技术效果的改变对外观设计整体视觉效果的影响
在前述“风轮”外观设计行政案中,最高人民法院指出,仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计,不应当通过外观设计专利权予以保护;一般消费者进行外观设计相近似判断时,主要关注外观设计的整体视觉效果的变化,不会基于设计要素变化所伴随的技术效果的改变而对该设计要素变化施以额外的视觉关注。
最高人民法院再审认为:一项产品的外观设计要获得外观设计专利权的保护,其必须具备
专利法意义上的美感,即在实现产品的特定功能的基础上,对产品的视觉效果作出创新性的改进,使得产品能够体现出功能性和美感的有机结合。仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计,可以通过申请发明或者实用新型专利权予以保护,而不应当通过外观设计专利权予以保护。与本领域普通技术人员总是从技术角度考虑问题有所不同,一般消费者在进行相近似判断时,其主要关注于外观设计的视觉效果的变化,而不是功能或者技术效果的变化。一般消费者也不会基于设计要素变化所伴随的技术效果的改变,而对该设计要素变化施以额外的视觉关注。因此,对于美的公司关于单纯地讨论美感没有实际意义,相关区别能够显著提高风轮的工作效率,一般消费者对于该区别更加敏感,该区别对整体视觉效果具有显著影响的主张,不予支持。
二、商标案件审判
(一)商标民事案件审判
17.判断商标侵权行为应考虑相关公众混淆、误认的可能性
在申请再审人山东齐鲁众合科技有限公司(以下简称齐鲁众合公司)与被申请人齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部(以下简称南京太平南路营业部)侵犯注册商标专用权纠纷案【(2011)民申字第222号】中,最高人民法院认为,商标侵权原则上要以存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础;判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时,应该考虑商标的显著性和知名度。
本案的基本案情是:齐鲁众合公司成立于1995年5月31日,2006年企业法人营业执照记载经营范围为:软件开发与应用;网络工程施工;提供科技企业投资咨询服务。2009年4月2日,其经营范围变更为:软硬件开发及批发零售。同年7月16日,又变更经营范围为:证券、期货应用软件的开发及销售;硬件开发及销售;科技企业投资咨询(不含证券、期货咨询)。2001年7月14日,案外人山东省信达投资管理有限公司(以下简称信达公司)经国家工商行政管理总局商标局核准注册了第1603776号“齐鲁”文字商标,核定服务项目为第36类:资本投资、基金投资、金融分析、金融咨询、证券交易行情、期货经纪、信托、受托管理、金融信息。2008年4月20日,信达公司将第1603776号商标许可齐鲁众合公司独占使用。2000年7月25日,中国证券监督管理委员会向山东省人民政府下发证监函(2000)187号函,同意将齐鲁信托投资有限公司等联合组建证券经纪公司的方案,并于2001年4月27日向山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建办公室下发《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》文件。2001年12月9日,山东省齐鲁证券经纪有限公司经核准变更为齐鲁证券有限公司,其经营范围为:证券的代理买卖,代理还本付息、分红派息,证券代保管、鉴证,代理登记开户,证券的承销,证券的自营买卖,证券投资咨询(含财务顾问),证券资产管理业务等。南京太平南路营业部系齐鲁证券有限公司的分支机构。南京太平南路营业部在店面招牌上使用“齐鲁证券有限公司”文字及松树图形标识,在“齐鲁证券”、“齐鲁证券业务介绍”等宣传册上除使用“齐鲁证券”文字及松树图形标识外,还使用了“真诚待客户 满意在齐鲁”字样。齐鲁众合公司以南京太平南路营业部侵犯其“齐鲁”注册商标专用权为由提起诉讼,请求判令该营业部停止使用“齐鲁”字样的服务标识,停止在其企业名称中使用“齐鲁”文字,并赔偿其经济损失100万元。江苏省南京市中级人民法院一审认为,南京太平南路营业部使用“齐鲁”或“齐鲁证券”文字的行为是对其企业名称的简化使用行为,该营业部在企业名称中使用“齐鲁”文字及简化使用该企业名称的行为,不侵犯齐鲁众合公司的注册商标专用权。遂判决驳回齐鲁众合公司的诉讼请求。齐鲁众合公司不服,提起上诉。江苏省高级人民法院二审判决维持一审判决。齐鲁众合公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年7月13日裁定驳回其再审申请。