本院认为,本案焦点在于:1.原审法院对举证责任的分配是否正确;2.欧意公司制造左旋氨氯地平的方法是否落入涉案专利权的保护范围;3.法源中心出具的检验报告能否采信。
一、关于原审法院对举证责任的分配是否正确
《
中华人民共和国专利法》第
五十七条第二款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”根据该规定,在此类专利侵权纠纷案件中,由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任,需满足一定的前提条件,即权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品,并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。
在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时,应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”,是指使用专利方法获得的原始产品,而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。根据涉案专利的权利要求1,虽然其主题名称是“一种从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法”,但从权利要求1记载的内容看,依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMSO-d6的 (S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”,或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”,其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物,而非左旋氨氯地平本身;而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物,亦非右旋氨氯地平本身。由于在涉案专利的申请日之前,上述中间产物并未为国内外公众所知悉,可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品,涉案专利属于新产品制造方法专利。欧意公司虽提交了辉瑞公司的238专利,用于证明涉案专利不属于新产品制造方法专利,但由于238专利和涉案专利系分别使用不同的手性助剂DMSO、DMSO-d6对氨氯地平进行拆分,在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平的过程中,形成的中间产物并不相同,因此,238专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品,不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。
虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利,但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任,还须由权利人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。如前所述,依照涉案专利权利要求1记载的方法,直接获得的产品是“结合一个 DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”,或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”,张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂,并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料,但并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时,也制造了“结合一个DM- SO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物,因此,张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品,本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。
原审法院认定涉案专利属于新产品制造方法专利,虽然结论正确,但将依照涉案专利方法直接获得的产品认定为左旋氨氯地平,明显有误。由于原审法院对依照涉案专利方法直接获得的产品认定错误,在张喜田没有提供充分的证据证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下,即认定由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任,亦显然错误。
二、关于欧意公司制造左旋氨氯地平的方法是否落入涉案专利权的保护范围
在本案一、二审过程中,欧意公司先后提交了335专利申请公开说明书以及授权公告的发明专利说明书、在国家食品药品监督管理局备案的工艺流程记录、生产记录、《马来酸左旋氨氯地平工艺规程SOP- MPP-W017(00)》等证据,用于证明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平,并未使用涉案专利方法。张喜田主张依照上述证据中记载的左旋氨氯地平制造方法不能实现氨氯地平的拆分,无法制得高纯度的左旋氨氯地平,并提交了法源中心出具的检验报告。为了验证欧意公司依照自有方法能否制得左旋氨氯地平,本院根据中奇公司、华盛公司、欧意公司以及张喜田的请求,对欧意公司制造左旋氨氯地平的方法进行了现场勘验,由欧意公司依照335专利中记载的左旋氨氯地平制造方法进行现场试验。试验结果表明,欧意公司依照335专利中记载的方法,以2-丁酮以及L-(+)-酒石酸为原料实现了氨氯地平的拆分,制得了含量为99.7%,对映体含量值为99.4的左旋氨氯地平。张喜田对该试验结果当庭表示认可。