本案一审的争议焦点是:1.原告翁立克是否享有向被告伊维公司、上柴公司主张“P7N型喷油泵总成”和“PE型喷油泵总成”两项涉案专利的职务报酬请求权。2.如果原告有权主张,如何确定报酬的计算方式。
上海市第一中级人民法院一审认为:
一、关于第一个争议焦点。
《
中华人民共和国专利法》(以下简称
专利法)第
十六条规定:“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。”专利实施细则第七十六条规定:“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10%作为报酬支付发明人或者设计人。”被告伊维公司、上柴公司提供了柱塞弹簧、挺柱体部件及P7加强泵的图纸,称涉案专利是由上柴公司工作人员完成,但一方面涉案专利证书上记载的设计人为原告翁立克,另一方面,上柴公司向伊维公司无偿转让涉案技术时双方形成的共识是涉案专利应该归属伊维公司,专利权人登记为上柴公司是由于伊维公司是上柴公司的一个子公司,专利申请统一由上柴公司出面办理的缘故,双方共同签署的书面情况已证明了这一点。此外,两被告提供的图纸本身也不能直接证明涉案专利是由上柴公司工作人员完成。综合考虑以上因素,对两被告称原告不是涉案“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”实用新型专利的设计人的主张,不予认定。原告有权就涉案两项职务发明创造主张合理的报酬,伊维公司许可案外人电装公司实施上述专利并收取了使用费,应当依法从中提取一定比例作为报酬支付给原告。至于原告主张上柴公司承担报酬支付的连带责任的问题,签订涉案技术许可使用协议的是伊维公司,从中获取收益的也是伊维公司,上柴公司与伊维公司转让专利权是为了解决知识产权的归属问题,未许可其他人使用,原告也认可涉案职务发明是在伊维公司任职期间完成的,故对原告要求上柴公司承担连带责任的主张不予支持。
庭审中,被告上柴公司、伊维公司提供《退款及关于
的补充协议》,称伊维公司与电装公司已协商确定涉讼专利在转让技术中所占的比重,并且在专利权被宣告无效后,将此前收取的专利所涉之许可使用费退还给电装公司。首先,涉案专利在转让技术中所占的比重是本案需要认定的重要事实,关系到原告翁立克主张的报酬数额的认定,也与科咨中心出具的专业鉴定相矛盾,两被告与电装公司所签订补充协议内容,无权约束作为补充协议第三人的原告,也不能直接认定本案事实的根据,涉案专利在转让技术中所占的比重应当以科咨中心出具的专业鉴定为准。其次,专利法第四十七条第二款规定:“宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”因此,在本案涉案专利权被宣告无效之前,被告伊维公司与电装公司已经发生的专利实施许可行为是有效的,伊维公司仍需根据相关法律规定应向职务发明创造设计人支付报酬。此外,伊维公司认为其已经奖励了原告,并提供了相关单据,对于这个问题,一方面,伊维公司对原告的这些奖励,并不是向职务发明创造设计人支付报酬,其数额也不符合专利实施细则第七十六条的规定,另一方面,从这些奖励给付的时间来看,均在伊维公司与电装公司签约之前,与原告在本案中所主张的报酬无关。综上。对两被告庭审中提出的前述主张,均不予支持。