上诉人潘代明不服一审判决,提出上诉,其理由是:本案已超过法定二年的诉讼时效,85102032号发明专利的授权日是1988年3月3日,而被上诉人北京锅炉厂提起诉讼的日期是1990年3月8日;被上诉人的诉讼请求是请法院判决85102032号发明专利为职务技术成果,一审判决将其变更为专利权属纠纷,超出了当事人的请求范围;一审法院认定事实有误,85102032号发明专利的构思是上诉人完成的,上诉人与北京锅炉厂之间不存在专利申请权转让关系。据此要求二审法院撤销原判。北京锅炉厂服从一审判决。
北京市高级人民法院经审理查明,1985年4月1日,上诉人潘代明将“火炕型加热炉及其使用方法”向中国专利局申请发明专利。1988年3月3日,该申请被授予发明专利权,专利号为85102032。1989年2月10日,潘代明向北京市中级人民法院起诉,状告北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(被上诉人北京锅炉厂与美国巴布科克·威尔科克斯公司合资企业)侵犯其专利权,北京市中级人民法院将北京锅炉厂追加为共同被告。北京锅炉厂在该专利侵权案审理中,于1990年3月2日向北京市中级人民法院提出“新的诉讼请求”,要求法院“确认潘代明专利技术是其在本厂工作期间完成的职务发明”。但该厂到1990年3月8日才向北京市中级人民法院正式提起诉讼,要求确认潘代明85102032号非职务发明专利为职务发明成果。一审法院鉴于侵犯其专利权的诉讼,必须以专利权属案的审理结果为依据,故依照《
中华人民共和国民事诉讼法》第
一百三十六条第一款第(五)项的规定,中止其潘代明诉美国巴布科克·威尔科克斯公司合资企业的诉讼,另以北京锅炉厂为原告,潘代明为被告的专利权属纠纷立案。在审理中,1992年10月20日,北京锅炉厂又向一审法院提交了“增加民事诉讼请求书”,要求法院“判决潘代明85102032号非职务发明专利为北京锅炉厂职务发明专利”。其理由是:“以前,我厂在《起诉书》中仅请求法院确认潘代明85102032号专利为职务发明成果,未表明对专利权的要求,现看来有不够完善之处,故此,特增加上述诉讼请求。”
北京市高级人民法院认为:
关于上诉人潘代明上诉中提出的一审判决认定事实问题。一审法院在判决中认定被上诉人北京锅炉厂自1980年4月开始在厂内正式立项研究改造炉型和作业方法。但是,在原审卷中,并没有北京锅炉厂关于对该项技术立项研究方面的有关证据。在开庭审理时,北京锅炉厂仍表示他们无法向法院提供该证据。北京锅炉厂虽然向一审法院提供了大量材料,但与立项开发“火炕型加热炉及其使用方法”无关,均为该项技术构思在该厂的实施记录和该项技术方案进行鉴定等有关材料。潘代明提供了他在七十年代后期将其自称为“升优选降法”的技术方案应用于铺路、埋设地下电缆、汽车运输、食堂管理等方面,使工效得到提高的实例,以证明该技术方案的构思早在七十年代就已产生,并在1980年以前就已基本完成。经查,1979年底,潘代明曾以《党员建议,群众反映》为题,建议北京锅炉厂制定下属车间、科室和单位内实行简称《劳效升降留成》,也就是试行他的《升优选降法》这一技术方案。在他的建议下,该厂于1980年4月决定在厂内的综合利用科成立节能小组,吸收潘代明参加,并以潘代明为主在800吨水压机上开始试验应用潘代明的技术方案。试验成功后,又在2500吨水压机上应用,工率和经济效益大幅度提高。北京锅炉厂事后在对该项活动的总结中,不仅对该技术方案的节能增效效果给予了充分的肯定,并对潘代明的作用也给予了充分的肯定。《北锅工人报》就潘代明的发明创造也作了大篇幅的宣传报送,给予了高度的评价。1985年4月1日,潘代明将该项技术申请发明专利后,同年6月3日,北京锅炉厂为潘代明减缓交纳专利申请费而出具了“非职务发明证明”。一项技术方案的构思完成时间,并不是经过实际使用而达到完善可行的时间,潘代明的“火炕型加热炉及其使用方法”在北京锅炉厂的实施,就是为了使该技术能够具有实用性,达到该项技术在构思阶段所预期的效果。因此,完成技术构思和该技术的具体实施是两个不同性质的问题。这是正确判断专利权归属的关键所在。潘代明的“火炉型加热炉及其使用方法”在1980年以前就已完成了构思,只是当时尚不成熟,也未进行过可行性实验,且该技术的名称还被潘代明自称为“升优选降法”。1980年4月在北京锅炉厂开始实施并获成功后,潘代明对其移植到加热炉上的这一技术方案进一步总结,后取名为“火炕型加热炉及其使用方法”,并申报了发明专利。