也许是考虑到自己的意见具有普遍的指导意见,同时考虑到专利所涉及的技术五花八门(如Festo涉及的是机械方面的,Warner-Jenkinson涉及的是化工方面的,如PH值就是一个范围),所以美国最高法院选择了这种表达方式,但CAFC在Festo中适用的还是逐项对比原则。
2、公开贡献原则(the Public Dedication Doctrine)
在2002年Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc.,中,[22]CAFC确认了“公开贡献原则”,成为对等同原则的一个新的限制。其基本内容是,如果某个技术特征在说明书中公开了,但在权利要求中却没有申明,那么该技术特征就被认为是有意放弃的,并贡献给了公众,权利人不得再对该技术特征主张权利;同时,也不得再利用等同原则主张等同侵权。
在上述情况下如果等同侵权成立,那无异于鼓励权利人撰写宽的说明书,同时又尽量缩小权利范围,以便能顺利通过专利审查员的审查。它的基本理由还是强调权利要求的公示作用,否则,权利要求就失去了存在的必要。该原则与日本的“发明人承认理论”很相似。
(四)改劣发明
等同侵权不能不谈改劣发明。
“改劣发明是指被控侵权物的性能和效果不如专利发明优越。美国法院在案例法中反复强调,改劣发明本身并不意味着被控侵权人就可以因此逃避专利侵权的法律责任。法院不能够因为被控侵权物的效果不如专利发明好,就对被控侵权人放任自流,而必须通过正常的判断等同的程序来判断专利侵权是否成立。”[23]
改劣发明是一个很笼统的概念,须区别情况分别对待。如前文中提到的美国废物处理容器,相对于专利技术来说,被控侵权技术就是一个改劣发明,但美国法院并没有简单地适用“改劣发明”的概念,而是从是否等同角度来进行侵权判断。此外,在美国还有一个类似的案例(Vehicular Technologies Corporation v. Titan Wheel International,Inc.,),[24]该案例中,被告仅用一个栓子代替了专利权人的备份弹簧,其他技术特征与原告的一样。联邦巡回法院判决被告侵权不成立。
Festo中争议的两个等同物实际上就是典型的改劣发明。该案涉及到两个专利技术,一个是轴套,一个是密封环。