适用禁止反悔原则的具体步骤如下:[20]
首先,判断修改是否缩小了某项权利要求的字面范围。如果修改没有缩小字面范围,则禁止反悔原则不适用;如果被告侵权人证明修改缩小了范围,那就进入下一个环节——修改原因是否与获得专利权有关?当申请记录无法显示修改原因时,推定专利权人的修改与获得专利权有关。因此,专利权人有义务证明这种修改与获得专利权无关。如能证明没有关系,则不适用禁止反悔原则。值得注意的是,CAFC认为这种修改不考虑是出于自愿还是响应专利机关的要求,“过错推动”修改与获得专利有关。日本禁止反悔原则的定义与美国的大同小异,但却适用“有意移出理论”,即在原因不明的情况下,不适用禁止反悔原则,将怀疑的好处给了专利权人。[21]
权利人对禁止反悔原则进行抗辩,就争议中的等同物主张权利,有三个途径可以利用,这也是“弹性禁止”给权利人带来的机会。具体如下:
不可预见性:在修改时,权利人不可能预见到争议中的等同物;并且,如果公正、合理地解释权利人放弃的权利范围,争议中的等同物也不在权利人放弃范围之列。尽管CAFC使用了“客观不可预见性”这样的字眼,但同时又规定可以使用专家证言等外部证据;即,证明“不可预见性”的证据仍然是“主观的”。
不相关性:修改的根本原因与争议中的等同物无关。至于什么是“不相关性”,CAFC借助于词典进行同义反复式的解释,阐述的也不清楚。但它从反面举例说,如果修改是为了避开在先技术,这种修改就是相关的;即,这种修改是否与获得专利或某项权限有关。证明“不相关性”的证据只能来源于专利申请记录;如果有必要,也可使用来自本技术领域专家的、与解释记录有关的证言。
其他原因:这条路完全是为了避免因“列举式”标准所带来的弊端而留的一个口子,其作用相当于我国法条中的“等”。其核心要件还是“不可预见”,但为了与“不可预见性”相区别,CAFC明确指出“其他原因”不包括“不可预见性”。同时,点明了一个方向——语言的缺陷。
笔者理解,“不可预见性”似乎是指“假想的人”在技术方面的主观预见能力,比如能否预见到出乎意料的“改劣”等同物。“其他原因”是指与权利人技术方面无关的“客观性”原因。与此相对应很有意思的是,CAFC对证明“其他原因”的证据范围不表态。也许正如它自己说的:要在一个个具体案件中解决。
关于权利人放弃的权利范围,美国最高法院的表述有细微的变化。在Festo VIII中,表述为“原来权利要求范围与修改后权利要求范围之间的整个区域”。对这句话,应从数学 “集”的概念的角度进行理解。如图所示,大圆表示权利人原来的权利要求范围,小圆表示权利人修改后的权利要求范围,那么阴影部分就是权利人放弃的部分。