从义务主观要件来看,该义务系基于诚信原则而产生的法律义务,因而它要求申请人符合主观善意之条件,即不能属于“有意”( intent)忽略与申请案的可专利性有关之信息,或者有意误导审查员。申请人的主观状态应该包括两个方面:一是“知道”该现有技术的信息,二是“知道”或“应该知道”该现有技术的信息与其申请案是否具有可专利性之间具有重要相关性。前者并不表明申请人有检索现有技术的义务,而仅是披露其掌握的现有技术;后者则须依其合理注意义务来分析其披露的现有技术信息是否影响到其申请的发明之可专利性。由于申请人的主观状态难以认定,这可依据客观事实来予以判定。民法上的理性人标准和合理注意义务的判断原则也可以用来确定行为人主观状态。
从披露的内容来看,申请人须披露对申请案之可专利性具有关键性价值(material)的相关信息。首先,该信息必须是与其所申请的发明之可专利性有关,即必须涉及创造性、新颖性判断的现有技术信息。其次,该信息必须是对发明的可专利性判断具有关键性价值,而非一切相关的现有技术。但何谓“相关”信息、何谓“关键性”信息,其判断标准是应该依申请人基于诚信原则所判断,或者依合理审查员之标准,还是依某个客观标准来确定,在美国判例法中存在争议。{4}1338-1341笔者认为,从该义务的法理基础来看,依申请人基于诚信原则来判断的标准具有合理性,但当专利审查员需要申请人递交与申请案相关的现有技术文献时,申请人未能披露也应该是违反披露义务的行为。对于社会公众而言,基于合理审查员标准而确定需要披露的现有技术,如果申请人未能披露,则申请人须证明其披露行为系基于诚信原则的判断而做出的,从而证明其披露行为符合法定要求。最后需要指出的是,申请人披露的信息是否必然构成专利无效的信息,则也有值得讨论的地方。如果要求披露的信息仅限于有可能构成专利无效的信息,则该义务的披露范围将有所减少,可以防止申请人过度披露而造成信息过多从而影响审查员的审查活动。
从披露方式和时间来看,申请人以法定的书面方式予以披露是适当的,因为书面原则是专利申请的基本原则;而在所有专利审查程序过程中,申请人均负有披露义务,主要是在专利申请与实质审查请求之时,须依法定形式递交披露文件,也包括在依专利审查员要求披露其所掌握的现有技术信息时,在法定期限内予以披露。
第二,披露义务的法律后果。它包括履行该义务的法律后果和未能履行该义务的法律后果。
履行该义务将产生有利于申请人和不利于申请人的法律后果。从有利于申请人的法律后果来看,如果通过专利审查员审查而获得授权的发明创造,其效力在被无效宣告之前是推定为有效的;而且,对于审查通过的发明创造,在专利权无效纠纷中应该推定区别于其所披露的现有技术,不能以其披露的现有技术来否定该发明的可专利性。从不利于申请人的法律后果来看,其披露的现有技术将不能成为专利权所及的范围,涉嫌侵权人可以此作为现有技术抗辩的事由,也是适用禁止反悔原则和捐献原则的事实依据。
对于未能履行该义务的行为,申请人(专利权人)将承担不利的法律后果。专利审查过程中,审查员认定未能履行披露义务的申请案将会被驳回,如日本法和美国法的规定;或者视为“撤回”申请,如我国法的规定。但在专利授权之后,未能履行该义务并不属于专利无效之情形,因而不能启动无效宣告程序。尽管对发明的可专利性具有关键价值的现有技术可能成为专利无效的重要事实,但申请人现有技术披露义务的立法目的不同于无效宣告制度,前者主要是基于诚信义务以节约检索成本,后者是直接保证专利授权质量,故申请人所未能披露的关键性的现有技术信息,并不一定会成为发明不可专利的原因。尽管未能履行该义务并不使该授予的专利权无效,但在专利侵权诉讼中,专利权人将承担其权利行使受到限制的法律后果。
判断违反该义务的法律要件包括四个方面:一是未能合法披露与申请案可专利性具有关键性价值的现有技术信息。二是未能履行披露义务的申请人主观上属于有意而为。三是需要衡量行为人的主观状态与未能披露的现有技术之性质,以及衡量有意违反披露义务的行为是否和将要承担的法律责任相匹配。申请人主观可归责性程度较低或未能披露的现有技术与发明之可专利性相关性不太大,则适用该法律后果的可能性较少;反之,则可能承担不同的不利之法律后果。四是对于上述要件须有确凿且令人信服的证据来予以证明。它要求用以证明上述事实的证据具有高度可能性或合理确定性,因而高于民事诉讼中一般采用的优势证据,但要低于刑法中的“排除合理J怀疑”规则。