从该义务涉及的内部关系来看,申请人承担现有技术披露义务能够保障专利申请案撰写的较高质量。大量的专利申请文件是由专利代理人撰写的,从保障授权质量的角度来说,高质量的专利申请文件应该充分公开发明,以使得本领域的普通技术人员能够予以实施;授权的发明与相关现有技术相比,其具有创造性、新颖性和实用性。然而,随着专利竞争的加速和专利申请量的扩大,现代专利申请中出现了一些不充分披露或使用模糊性语言来披露的情形。专利撰写实务中,专利申请人常常试图在公开的专利申请文件中保留其关键技术,一些技术诀窍(know-how)往往需要向申请人咨询才能获得。{10}如果需要使用专利技术,通常需要获得专利许可和相应的商业秘密许可。强化申请人现有技术披露义务,不仅可以保障发明技术信息的充分公开,也将有助于纠正实务中欺诈专利审查部门的专利文件撰写“技巧”。
(三)申请人现有技术披露义务能够节约社会成本
依我国专利法之规定,现有技术指在申请日以前在国内外为公众所知的技术,包括已有同样的发明在国内外出版物上公开发表过,在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知,也已有同样的发明由他人向专利局提出过申请的技术[13]。现有技术文献的载体形式主要包括专利文献、科技期刊与书籍、会议宣讲、与发明有关的产品宣传册以及在产业中予以实际使用等。
据美国学者的研究,在美国,现有技术的平均搜索成本在5000到7000美元之间。{11}正因为现有技术的检索需要花费较高的成本,且对于专利申请人而言,这又意味着其申请案可能因这些现有技术而被驳回。因此,专利申请人自愿公开现有技术的可能性是非常小的。对美国专利申请人现有技术检索的经验分析表明,专利申请人很少引证先前的专利文献,甚至连其自己的在先专利也未引证。该研究也表明,不同领域的申请人对于现有技术的披露是不同的。在同一领域,甚至在同一企业,申请人对现有技术的检索是不同的:对其认为具有重要价值的发明,可能会引证更多的现有技术;反之,则引证较少的现有技术。{12}这表明,专利申请人在申请专利时大都采取了策略性的行为。加之专利审查员缺乏足够的资源、能力和动力去对专利申请进行全面的现有技术检索,这导致了大量低质量的专利被授权。故而,为提高专利申请和授权的质量,要求申请人承担合理的现有技术披露义务是必要的。
从搜索成本的负担来看,对于本国和外国的专利文献之现有技术,专利审查员具有足够的资源和便利予以获取;而于此之外的现有技术之检索,在专利申请数量巨大之情形下,则难于获得完美的检索结果。{5}754-755首先,对于非专利文献的现有技术而言,专利申请人是低成本的信息提供者。发明创造的完成须建立在现有技术的基础上,申请人或发明人对于现有技术的了解与专利审查员相比,有比较全面的认识,也是准确理解其发明的最佳信息提供者。其次,专利申请费是申请人所负担的一项审查成本,在申请专利的过程中,申请人或代理人一般都会进行一定的现有技术检索,并对其与发明的相关性予以评估,以确定其申请是否明显不具可专利性,从而避免申请费的浪费。再次,由于申请人所披露的现有技术,只是其所掌握的现有技术,法律并没有要求其进行现有技术的额外检索,因此并没有与专利审查员进行现有技术检索的费用相重合而浪费资源。最后,申请人提交的现有技术信息有可能并未为审查员用于对申请案的审查,但也有可能启发审查员在不同的技术领域获取与发明相关的信息,这将大大提高专利审查员现有技术的检索质量。
因此,申请人现有技术披露义务并没有增加专利制度关于现有技术的搜索成本,反而改善了审查员获取现有技术的质量,而对非专利文献以及某些技术领域而言,还会节约现有技术的搜索成本。故此,它符合法律制度安排的效率原则。
(四)申请人现有技术披露义务需要克服的可能问题
由于专利申请人对现有技术进行披露的动力不足,如果没有配套的制度来保障该制度的实施,通过现有技术披露义务来提高专利授权质量,将如同“让黄鼠狼去给鸡当护卫”。{6}720。因此,为保障现有技术披露义务的有效实施,申请人有意进行虚假披露从而误导专利审查员的行为,以及有意隐瞒现有技术的行为,都应该承担相应的法律后果。这些法律后果包括驳回专利申请案;在美国法中,对于欺诈而通过审查的专利权还将不可执行。
然而,申请人所进行的现有技术披露仍有可能产生如下问题。一是申请人提供的现有技术信息太多,其中有些信息可能与申请案不相关,这将浪费审查员的阅读、分析和确认的时间,甚至还可能误导审查员。由于申请人担心未能履行披露义务而承担不利的法律后果,尤其是在美国,不公平行为原则的适用将及于涉嫌欺诈的权利要求,故而申请人常常采取的披露策略是,将其所掌握的所有现有技术都予以披露。尽管法律大都规定,申请人仅需披露“与发明有关的参考资料”,但“相关性”系依申请人的主观判断而定。二是申请人提供的现有技术信息不准确。申请人的披露义务系依诚信原则而产生,因而,对于申请人依其主观善意而认为准确的现有技术信息,事实上可能存在错误。这同样将会产生误导审查员或浪费审查资源的后果。三是申请人提供的现有技术在时间上有可能太晚。由于我国专利法并没有明确申请人提供参考文献的具体时间,如果在审查员进行了现有技术检索之后再披露,则该制度的适用价值将变低。