与美国联邦巡回法院采取限制其适用范围的措施相似,PTO在1992年也对本条进行了修订,从而试图界定更为清晰的披露义务。“关键性信息”判断标准从“合理审查员”标准转为客观性标准,“通过专利审查员作证”来证明“关键性”的规则也被废除[7]。该条由五款构成,其中第b款界定的是“关键性信息”。依该款规定,需要履行披露义务的信息是:(1)有初步证据(独立或与其他信息共同)表明该信息能够证明某一权利要求的不可专利性;或(2)与申请人的立场相反或不相符合的信息,包括对专利局不可专利性的申辩和申请人主张可专利性的信息。该款还规定,作为专利申请的一部分而提交给PTO的累积性信息无须予以披露。
除了界定“关键性信息”的含义,该条还对负有披露义务的主体、披露方式和披露时间进行了澄清。所有与专利申请相关的人都负有披露义务,包括发明人、专利申请人、专利律师等。信息披露方式须以法定方式向PTO递交,“信息披露声明”取代“现有技术声明”,该声明的内容包括现有技术等信息的清单、具有可读性的复制件、对各现有技术之相互关系的简要阐释以及对非英语文献的译本等[8],此外,申请人须披露的内容不局限于现有技术的信息,所有与可专利性相关的信息都有披露的义务。IDS递交的具体时间系依第1. 97条而确定。例如,IDS必须自国内申请日起或自国际申请进入国内审查阶段之日起的三个月内予以递交[9],该条还指出,欺诈或试图欺诈PTO、恶意或有意误导性地履行披露义务的申请案,都将不会被核准[10],此为该义务的主观条件。一般认为,申请人并不具有主动检索现有技术的义务,而仅是对其知晓的现有技术予以披露;故而,违反该义务的行为主要包括不予披露或误导性披露两类。而违反该义务的法律后果有二:一是该申请案不予核准;二是在诉讼中,将被认为构成“不公平行为”(inequi-table conduct doctrine),该专利权不得执行。{6}在过去,不仅与未能披露信息相关的权利要求不可得到保护,它还将及于所有相关的权利要求。但在2011年审理的Therasense案中,美国联邦巡回上诉法院以全体出庭方式裁定,不公平行为原则的适用范围仅限于未能履行该义务所影响的权利要求[11]。此外,2011《美国发明法案》第12节修改原专利法第257 ( c)条的规定,专利权人申请进行的补充审查程序中可以不限于原先递交文件中所披露的现有技术,从而使得该复审程序不适用不公平行为原则。
(四)中国模式
我国现行法律没有规定具有法律约束力的现有技术披露义务。《专利法》第36条规定:“发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”“发明专利已经在外国提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。”本条意在通过申请人相关资料的提供,减轻专利行政部门的工作负担,提高审查工作效率和质量;申请人所应提交的资料,主要是发明人在完成发明过程中,为解决技术问题所参考过的现有技术文献,如专利文献、科技书籍和期刊等;递交该类文献的时间是申请人请求实质审查之时,或专利行政部门的指定期限之内。{7}89
此外,《专利法实施细则》第17条规定,专利说明书应当包括背景技术的内容,“写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术;(如)有可能的(话),并引证反映这些背景技术的文件”;其撰写时,要求“用词规范、语句清楚”。另据该细则第44条之规定,对专利申请的形式审查也包括第17条之内容,“国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请视为撤回”。但依该细则第53条之规定,这并不属于驳回申请案的事由。
《专利审查指南(2010)》第二部分第七章以“检索”为题,详尽地规定了专利审查员对现有技术的检索方法和程序,且本部分第4. 1条规定,“在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据”,“如果申请人不同意审查员的意见,那么,由申请人决定是否提供证据来支持其主张”。第5. 1条规定:“对专利局发出的审查意见通知书,申请人应当在通知书指定的期限内作出答复。”同时,该部分也为公众参与提供了制度渠道。第4.9条规定:“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。”