(二)日本模式
日本模式强调专利审查部门的现有技术检索,但专利申请人负有现有技术文献披露义务,或须依专利审查部门的要求而披露相关的现有技术信息。
2002年修订的日本《特许法》第36条第4款第2项规定了专利申请人的现有技术披露义务:专利申请人在递交申请之日,如果知晓与其申请的发明相关的、至少一件现有技术文献,就必须在专利说明书中披露现有技术文献的标题,但无须向日本特许厅递交现有技术文献的复制件。对于专利申请之时所不知晓的、与发明有关的现有技术文献,申请人需要在专利说明书中申明其理由和后果;如果在专利说明书中未能声明其后果,审查员可以向申请人发布补充通知[4]。申请人收到通知之后,须在指定的期限(60日)内递交书面说明或递交在原专利说明书上增加现有技术文献标题的修正文件。
在日本法下,依该法第49条第5款之规定,未能满足现有技术文献披露义务是驳回专利申请的理由;但该法第123条之规定,并非是专利无效的理由,因为未能履行该义务不属于发明在可专利性方面的实质性缺陷。但是,对于主观上故意隐瞒现有技术等行为,如果构成欺诈的话,依《日本特许法》第197条之规定,通过欺诈行为获得专利或审决的,处3年以下有期徒刑或300万日元以下的罚款。此谓“专利欺诈罪”。其主观上要求具有欺骗他人之故意,并使其陷入错误的违法行为。欺骗行为主要包括捏造事实,例如,没有说明书记载的效果,但以虚假的事实(实施例等),或提供虚假的资料来证明,从而获得专利的授权;也包括故意隐瞒真正的事实之行为。专利欺诈行为导致了专利行政审查中的专利授权结果,而不包括专利司法中的裁决、决定和判定等。在日本“机杼案”中,法院裁定:申请人明知为公知的机械,却说无此种事实,“佯称是被告自己的发明,以欺骗官员”,此类行为构成了专利欺诈罪。{2}660-661
(三)美国模式
美国模式强调专利申请人对专利审查部门承担基于“诚实善意”的信息披露义务。在美国专利申请制度中,申请人及其代理人对美国联邦专利与商标局(PTO)负有诚实善意的义务(duty of candor and goodfaith )。申请人及其代理人在专利审查过程中,须对PTO诚实且毫不保留的告知其所知悉的、对申请案之可专利性具有关键性价值的相关信息[5]。
一般认为,专利申请人的诚实善意披露义务是司法创制的产物,美国最高法院于Precision Instrument一案中主张,专利申请人“负有不可推卸的义务以向(美国联邦专利与商标局)报告对申请案的审查有可能产生欺诈或不公平后果的所有事实”。{3}但也有观点认为,美国最早的1790年和1793年专利法允许第三方对因欺诈方式获取的专利权启动无效宣告程序,1952年专利法之前的法律已经对欺诈方式获取的专利权建立了私人救济措施。{3}38-40 1977年,PTO在其审查条例中首次将该义务规定为申请人的积极义务。该条例第56条规定:“发明人,所有准备或参与申请以及与发明人有联系的律师或代理人,受让人或有责任承担申请的所有人,都对PTO负有诚实善意之义务。上述个人有义务披露其所知晓的、对专利审查具有关键性价值的信息。”而何谓“关键性信息”,该条例解释为:“当合理的审查员在决定是否授予专利权时认为重要之可能性极大(substantial likelihood)时,该信息即属‘关键性’信息。该义务须与准备或参与专利申请的程度相匹配。”[6]
该条确立了判断“关键性信息”的“合理审查员”标准。但是,法院和PTO对其法源的解释却截然不同。“巡回法院认为1977年版《条例》第56条是早期案例法的法典化;但从PTO1977年立法评注来看,‘第56条从整体而言是本局关于欺诈和不公平行为政策的法典化,也符合联邦巡回法院的先例。它将影响本局未来的审查决定,也将为法院审理案件提供参考’。PTO指出,判断‘关键性’的‘合理审查员’标准借用自联邦最高法院在关于证券交易委员会规则的案件中所表达的原则,并认为该规则符合‘下级法院在最近专利案中所广为采纳的概念’。”{4}。而对于该标准,PTO也承认其不够客观、难于适用以及不太准确;它也承认该标准过于含糊,且与专利法的其他领域关系不大。{4}由于这些缺陷的存在,导致该制度在专利诉讼中被频繁引用,其急剧扩张致使美国联邦巡回法院在1988年的Burlington Indus.,Inc. v. DaycoCorp.案中宣称,以不公平行为原则作为侵权的抗辩事由,几乎在所有主要专利案件中都用来为侵权人辩护,成为绝对的“瘟疫”。{5}