(二)无效理由是否需要具有“明白性”[14]?对此,一种意见认为,虽然日本最高法院在2000年的“半导体装置”一案中要求无效理由具有明白性,但《专利法》第104条之3并没有规定这一要件,因此应当理解为无需“明白性”这一要件。{2}319但日本少数学者和立法者依然赞成日本最高法院的观点,认为《日本专利法》第104条之3第1款虽然没有明确使用“明白性”字眼,但“专利权按照专利无效审判程序应当被认定为无效”实际上规定的就是“明白性”要件。{10}123,{11}108高部真规子法官坚持“明白性”要件观点的主要理由有二。一是《日本专利法》第178条第6款规定,即使专利权存在无效理由,也不能为了使其无效而向法院提出无效审判请求,而只能向日本特许厅提出无效审理请求,按照《日本专利法》第125条的规定,无效审理是一种使专利授权对世无效的、具有形成性质的行为,专利权一旦被认定无效,专利权视为自始不存在。在这种专利权有效性推定的专利法制度下,如果在个案中进行利益考量时不要求无效理由的明白性,动辄让法院以专利权存在无效理由而禁止专利权人行使法定权利,将给专利权人带来过大的不利益。二是在日本现行专利法体制下,专利权无效审理程序和当然无效抗辩同时存在,如果不要求“明白性”要件,有可能导致日本特许厅的判断和法院的判断出现完全相反的情况,从而影响法律的安定性。{10}126 - 127高部真规子提出的理由基本上也反映了日本最高法院在“半导体装置”一案判决中所表达的观点。{6}田村善之教授除了赞成高部真规子提出的上述第二个理由之外,还提出了另外一个理由,即认为将无效理由限定为“明显无效的事由”不会给法院判断增加过重的负担,从而保证法院判断与日本特许厅判断的一致性。{1}272
比较上述两种观点,本文认为,第一种观点更加具有可操作性。理由在于,究竟什么是无效理由的“明白性”,持第二种观点的学者以及日本最高法院都没有进行任何解释性说明,因此缺少可操作性和借鉴意义。实际上,专利权是否具备无效理由,法院并不是一眼就能够看出来的,需要认真加以理性的判断。法院进行的这种理性判断大概无法称之为无效理由的“明白性”。这样一来,为了避免当事人就“明白性”的程度发生争议以及由此带来当事人双方举证负担的增加,以及避免法院在认定“明白性”时存在的过分主观现象,还不如采纳日本学者的第一种意见,认为当然无效抗辩的提出只要具备无效理由即可,而无需模糊不清、难以界定的“明白性”要件。当然,这样理解并不会导致无效理由“明白性”坚持者所担心的两个后果。一是不会导致法院的判断和专利局判断不一致的现象。没有了“明白性”这样的要件限制,法院反倒会认真就专利权是否存在无效理由进行判断,从而避免“明白性”要件所带来的冒失和轻率,其结果不但不是造成法院判断和专利局判断的不一致现象,反而确保了两者判断的一致性。退一步说,即使存在法院判断和专利局判断不一致的情况,也不能说是没有要求无效理由“明白性”所带来的后果,这里面既可能存在法院的认知问题,也可能存在专利局的认知问题。二是不会过分增加法院的负担。虽然没有了“明白性”要件的限制,法院必须对专利权是否存在无效理由进行认真判断,但这种负担并不会重于法院对无效理由是否具备“明白性”的判断。
(三)是否应当“不存在例外情形”?日本最高法院和少数学者认为,除了应当具备明白的无效理由外,当然无效抗辩还必须“不存在例外情形”。{6}, {7}179 -180。所谓例外情形,按照日本最高法院和高部真规子法官的解释,是指不存在通过订正审理程序删除专利权中存在的无效理由从而使专利权变得有效的情况。订正审理程序是对当然无效抗辩程序的一种再抗辩。不过按照本文的见解,“不存在例外情形”在当然无效抗辩的适用中并没有什么独立的价值。因为它完全可以被“专利权存在无效理由”这个要件所包含。也就是说,在被告提出了当然无效抗辩后,原告如果提出订正审理请求,并且通过该程序删除了专利权中的无效理由,则原告的专利权从无效变得有效,被告提出当然无效抗辩就缺少了“专利权存在无效理由”这个基础了,其抗辩自然不会成功。
(四)当然无效抗辩是否应当以提出有效的专利无效审理为前提?这个问题又涉及以下几方面的讨论:
1.当然无效抗辩是否以提出专利无效审理为前提?村林隆一等极个别学者认为,被告提出当然无效抗辩必须首先向专利局提出专利无效审理请求。{12}85但日本占绝对主流的观点持反对意见,认为当然无效抗辩无需以提出专利无效审理为前提。反对派提出的主要理由是:《日本专利法》第104条之3规定当然无效抗辩的立法目的在于加快专利侵权审判的效率,因此即使不追求专利权对世无效的被告不提出专利权无效审理请求,也应当可以进行当然无效抗辩。{13}46,{7}180-181确实,如果当然无效抗辩必须以提出无效审理请求为前提的话,相当于迫使并不追求专利权对世无效的被告进入无效审理程序,这与《日本专利法》第104条之3设立的初衷完全背道而驰,因此日本占绝对主流的观点是可取的。
2.除斥期间经过后被告能否提出当然无效抗辩?这种情况在日本专利法中不会出现,而出现在日本商标法中,因为日本商标法规定了专利法中没有的除斥期间制度。按照《日本商标法》第47条第1款规定,商标注册违反第3条、第4条第1款第8项或者第11项至第14项或者第8条第1款、第2款或者第5款的规定时,商标注册违反第4条第1款第10项或者第17项的规定时(出于不正当竞争目的获得商标注册的除外),商标注册违反第4条第1款第15项的规定时(出于不正当目的获得商标注册的除外)或者具备第46条第1款第3项规定的情形时,自商标权设定注册之日起经过了5年时,不得再请求该商标注册的无效审理。第2款规定,商标注册违反第7条之2第1款的情况下,自商标权设定注册之日开始经过5年,而且作为表示该注册商标的商标权人或者其成员业务所属商品或者服务的标识在消费者中间被广为知晓时,对该商标注册不得再请求第46条第1款的无效审理。