由上可见,公知技术抗辩和当然无效抗辩具有各自不同的守备范围和作用,因而无法相互替代。日本著名知识产权法专家中山信弘先生认为,《日本专利法》第104条之3规定了专利权无效抗辩原则(当然无效抗辩)之后,基本上使公知技术抗辩原则失去了作用。{2}318这种观点是值得商榷的。单纯从法条上看,日本专利法确实没有规定公知技术抗辩原则,但这并不能说明当然无效抗辩就能替代公知技术抗辩。的确,在当然无效抗辩中,存在要求专利权保护的技术属于公知技术的情况。但在这种情况下,并不能当然适用公知技术抗辩原则,因为即使法院首先查明要求专利保护的技术属于公知技术,在没有查明被告使用的技术属于公知技术的情况下,被告进行公知技术抗辩就没有法理基础。而如果法院首先查明了被告使用的技术属于公知技术,则根本就没有必要再去查明要求专利保护的技术是否属于公知技术。可见,在法院首先查明原告要求专利保护的技术属于公知技术的情况下,被告只有利用当然无效进行抗辩的余地。结论只能是,当然无效抗辩并不能取代公知技术抗辩。从这里也可以进一步看出当然无效抗辩独立于公知技术抗辩的价值所在。
当然无效抗辩也不同于权利滥用抗辩。如上所述,虽然日本最高法院在2000年的“半导体专利”一案中采用了权利滥用说,很多日本学者也表示认同,但本文认为日本最高法院在这个案件中实际采用的是当然无效抗辩说。在关于权利滥用的问题上,本文赞成中山信弘先生的意见,即认为权利滥用应当以存在有效的、没有瑕疵的权利为前提。试问:如果连有效的权利都不存在,又何来权利滥用呢?从这个意义上理解权利滥用的话,就非常容易发现当然无效抗辩和权利滥用抗辩的区别。首先,当然无效抗辩中,不管从形式上还是从实质上看,并不存在有效的专利权这个前提。而权利滥用抗辩中,存在有效的、没有瑕疵的专利权这个前提。其次,权利滥用抗辩考察的是作为原告的专利权人是否以有害被告的方式行使专利权,是否以违背专利权存在的目的行使专利权,{8}148-150因而根本不触及专利权的有效性问题,法院也无需比对被告使用的技术和原告要求专利保护的技术、公知技术之间的关系。而当然无效抗辩考察的恰恰是个案中原告要求专利保护的技术的专利性问题,法院必须考察原告要求专利保护的技术和公知技术之间的关系。其三,由于权利滥用的情况复杂多变,因此各国民法只是将民事权利不得滥用作为基本原则加以规定,而并不详尽列举民事权利滥用的表现方式,因而赋予了法院广泛的认定民事权利滥用情形的自由裁量权。但在当然无效抗辩中,由于涉及专利权本身有效性的重大问题,因此对于无效理由应当严格加以控制,否则就会影响法律的安定性。为此,《日本专利法》第126条详细列举了可以请求进行专利权无效审理的各种理由。这说明,在涉及当然无效抗辩的案件中,法院对于专利权无效的理由不得像认定权利滥用的情形那样,可以广泛行使自由裁量权。当然,按照日本最高法院的理解,在当然无效抗辩中,无效理由还必须具备“明白性”要件,这就进一步限制了法院自由裁量权的发挥。基于这几个方面的理由,权利滥用抗辩也无法替代当然无效抗辩。
关于当然无效抗辩的意义,日本知识产权高等法院的高部真规子法官进行了很好的总结。高部真规子法官认为,其最直接的意义在于赋予了法院在个案中认定专利权是否明显存在无效理由的权力,从而打破了日本长期坚守的法院和特许厅之间的严格职能分工主义,使日本在现行专利制度下,与世界主要国家的制度保持了一致。据此,当然无效抗辩实现了纠纷的一次性解决目的,符合诉讼经济的原则,使得专利权侵权诉讼的审理迅速化。{7}175
三、当然无效抗辩适用的条件
从日本最高法院和日本学者的论述看,在专利侵权诉讼中,被告提出当然无效抗辩需要具备的要件,主要集中在以下四个方面进行讨论:
(一)专利权存在哪些无效理由?《日本专利法》第104条之3并没有具体限定列举这里的无效理由,日本最高裁判所也没有通过具体案例对这里的无效理由进行类型化。这导致了法院和学者的不同理解。日本最高法院在2000年的“半导体装置”一案中只是认为,本案中的无效理由包括《日本专利法》第29条第2款(创造性要件)、第29条之2(抵触申请)的无效情形,并没有对《日本专利法》第123条第1款规定的所有无效理由是否可以审查发表意见。田村善之教授认为,只有在请求专利保护的范围与公知技术同一、专利权明显缺乏新颖时,被告才能进行当然无效抗辩。{1}272但高部真规子法官和中山信弘先生认为,原则上所有的无效理由,法院都可以审理。{9},{16},{2}319
本文认为,认为只有在专利技术完全属于公知技术才允许被告提出当然无效抗辩的观点有失偏颇。理由在于,虽然《日本专利法》第104条之3没有详尽列举当然无效抗辩中的专利无效理由,但既然第123条第1款列举了可以请求进行无效审理的8个事由,而第104条之3对无效理由又没有排除性规定,则当然无效抗辩中的无效理由应当根据第123条第1款的规定进行解释,以免不适当限制被告可以进行当然无效抗辩的范围。不这样进行解释,而将无效理由限定于缺少新颖性或者创造性两个方面,则在其他无效理由情况下被告无法进行当然无效抗辩,这样就会使当然无效抗辩加快审判效率的立法目的大打折扣。