根据上述美国《商标法》的规定，这种不可能导致混淆、误认或欺骗的商标使用行为根本就不能构成对商标权的“直接侵权”。而依据Gilson的“侵权工具”理论，只向下手经营者提供商品，而不直接向消费者提供商品的制造商或经销商并不会构成“直接侵权”。只有其在知晓下手经营者会将商品以导致消费者混淆的方式提供时，才构成“间接侵权”。我国法院将中国企业接受“定牌生产”委托、使用外国商标权人商标并仅销售到委托人所在国家的行为认定为对中国商标权人的“直接侵权”，不但违反商标法的基本原理和立法目的，而且会导致我国对商标权的保护水平超过发达国家，对于广大出口加工企业的利益会造成不公正的严重损害。
北京市高级人民法院在2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》已经认识到了《商标法》中的这一缺陷。针对“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权”的问题，北京市高院指出：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提”、“定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”。但是，在《商标法》没有将“导致混淆”作为认定构成“直接侵权”前提的情况下，这一正确观点很难被其他地方的法院和工商行政管理机构所接受。2006年2月，常州某厂商因接受尼日利亚有关定牌加工“Mack”牌汽车配件的订单，而受到“Mack”商标在中国的商标权人（美国公司）所举报，最终被常州工商部门认定侵权。[75]这说明在《商标法》中明确“直接侵权”与“间接侵权”的不同构成要件已经刻不容缓。
（二）《商标法》的缺陷之二：错误地将擅自制造商标标识界定为“直接侵权”
第52条的第二个重大缺陷在于错误地将擅自制造注册商标标识定为“直接侵权”而非“间接侵权”。其第3款规定：“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”属于侵犯商标专用权的行为。同样，由于没有将“导致混淆”作为构成这种“直接侵权”的前提，第52条第3款可导致一个在逻辑上和实践中令人难以接受的结果。即只要擅自制造他人注册商标标识或加以销售的，即使该商标标识并未被用于相同或同类商品，没有导致消费者的混淆，也构成“直接侵权”。这样，如果在上述“耐克案”中，西班牙公司仅仅委托中国公司制造“耐克”商标标识并将之运回西班牙，中国公司的“制造和销售”商标标识的行为仍然会构成对美国公司商标权的直接侵犯。
这一结论不但与美国《商标法》的规定大相径庭，而且也与英国等欧盟国家的商标法相冲突。这使得我国对于商标权在这方面的保护水平实际上大大超越了发达国家。如上文所述，美国《商标法》并不将制造商标标识行为本身定为“直接侵权”，而是规定只有印刷商在知晓委托人没有获得商标权人合法授权的情况下制造商标标识的，才可能构成“间接侵权”，英国《商标法》对此有相同的规定。
在英国发生的Beautimatic International Ltd v. Mitchell International Pharmaceutical案与上述我国的“耐克案”如出一辙。Beautimatic公司在英国是Lexus商标的权利人。Mitchell公司在国外市场上销售贴有Lexus商标的同类商品，并委托位于英国的Nuline公司制造Lexus商标标识和贴有该标识的外包装，以及生产贴有该商标的产品，并全部用于出口。Beautimatic公司起诉Mitchell公司和Nuline公司侵犯其商标权。英国高等法院指出：要构成商标侵权（无论是直接还是间接侵权），相关商标必须被用于相同或同类商品，而且使用必须发生英国境内。而制造商标标识，并将商标标识或贴有该标识的包装运到国外、用于相同商品的行为不能被认为是在英国境内用于相同商品。[76]英国法院虽然没有直接提及混淆问题，但由于商标和带有商标的包装不在英国境被用于相同或类似商品就不可能导致英国的相关公众混淆，因此英国法院认定被告不构成商标侵权的根本原因实际上仍然是这种对商标的使用不会导致混淆。虽然英国法院同时认定在英国境内只要将商标用于商品之上，即使商品全部用于出口也构成对商标权的直接侵犯。但这是由于法院将“导致混淆”进行了过大的解释，即认为“负责包装的人、将商品运输出国的人、负责商品检验的人，以及碰巧偶然看到商品的人”都会因为看到商品上的Lexus商标而对商品来源产生混淆。[77]这实际上是将“混淆”的范围从准备按照商标购买商品的消费者和其他相关公众扩大到了一切在出口环节中可能偶然接触到商品的人，显然是一种对商标权的过高保护，并不应当为我国所效仿。
（三）应合理地划分“直接侵权”与“间接侵权”的界限
通过上述分析可以看出：在我国确立商标“间接侵权”制度，不仅是为了适当扩大以商标权的保护范围，更好地维护商标权人的合法权益，也是为了通过正确地划分“直接侵权”与“间接侵权”之间的界限，而对构成“直接侵权”的行为范围加以适当限定，防止对商标权过高水平的保护。具体而言，在修改《商标法》时，对有关商标侵权行为的条款应当重新加以设计。在立法模式上，欧盟模式——只将“导致混淆”作为“在同类商品上使用近似商标”、“在类似商品上使用相同商标”和“在类似商品上使用近似商标”这三种行为构成“直接侵权”的前提，同时直接规定“在同类商品上使用相同商标”构成“直接侵权”，并不值得我国效仿。其原因在于即使是未经许可“在同类商品上使用相同商标”在某些情况下也未必会导致相关公众的混淆。这一点在我国企业接受外国商标权人定牌加工委托的交易中表现得尤其明显。在对“导致混淆”不进行限制性解释的情况下采用欧盟模式将会使许多中国企业因定牌加工行为而被判定构成商标侵权。这将导致我国对商标权的过度保护，从而损害国内企业的利益。
相比之下，美国模式——将“导致混淆”明确规定为构成“直接侵权”的必要条件应当为我国所效仿。这种立法例不但符合商标法防止混淆的基本立法目的，也可以避免将接受国外商标权人委托进行定牌加工的行为认定为“直接侵权”。同时还可以纠正现行《商标法》第52条第3款将擅自制造他人商标标识界定为“直接侵权”的错误。而在对“导致混淆”的解释中， Gilson的“侵权工具理论”特别值得我们研究和借鉴。该理论的关键是只将直接导致混淆的行为界定为“直接侵权”，而把其他提供贴有他人注册商标的商品的行为定为“提供侵权工具”，在有主观过错的情况下构成“间接侵权”。如上文所述，“侵权工具理论”表面上的缺陷在于：提供贴有他人商标的商品是否构成“直接侵权”要取决于提供者的直接下手是否发生混淆，导致同一种行为会在不同情况下有不同的法律性质。但是，从实践角度来看，商标权人关心的并不是侵权人构成的是“直接侵权”还是“间接侵权”，而是能否获得赔偿。“侵权工具理论”则同样能够使商标权人获得充分的救济：如果向一名知晓商品真实来源的下手经营者出售贴有他人商标的商品，只要提供者知晓或有理由预期下手经营者会向公众出售该商品、导致消费者的混淆，就属于在具有主观过错的情况下向他人提供“侵权工具”，其行为仍然构成“间接侵权”，并应与直接侵权者承担连带赔偿责任。因此，在采纳“侵权工具理论”时，只要合理地设计认定商品提供者“主观过错”的规则，就能够既保护商标权人的利益，又避免对商标权的过度保护。
对我国商标立法而言，可以在效仿美国模式，将“导致混淆”作为所有“直接侵权”前提的情况下，进一步规定：如果在同类商品上使用相同商标并向他人提供，只有在能够证明接受商品者不会发生混淆，以及不知晓，也没有合理的理由知晓接受者会以导致他人混淆的方式使用该商品时，才不承担侵权责任。而在同类商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同商标和在类似商品上使用近似商标，则只有在导致接受商品者发生混淆，或者知晓以及有合理的理由知晓接受者会以导致他人混淆的方式使用该商品时，才承担侵权责任。由于在同类商品上使用与他人注册商标相同的商标一般均会导致接受商品者的混淆，如向下手经营者提供该商品，一般也能合理预期到下手经营者会向消费者提供、导致消费者的混淆，因此在被控侵权者无法提出相反证据的情况下，即可以认定该行为构成“直接侵权”。但在被控侵权者能够举证证明不会直接导致混淆，也无法预期接受商品者会以导致混淆的方式使用商品时，则不应认定侵权行为成立。通过这种对举证责任的设计，能够在不加重商标权人举证负担的情况下，适当限制“直接侵权”范围。如果按此标准处理“耐克案”，接受西班牙公司委托进行定牌加工的中国厂商就可以通过证明这批“耐克”运动鞋只向西班牙商标权人提供、不可能在中国相关公众中导致混淆而免于被认定为构成侵权。
六、我国《商标法》应合理地规定各种“间接侵权”的情形和构成要件
