在美国，商业外观也可以作为未注册商标获得《商标法》的保护。但是，根据商标法不保护实用性功能的基本原理，商业外观如果仅由商品自身的性质产生、为获得技术效果而需要具有或者该商业外观使商品具有实质性价值，则该商业外观缺乏“显著性”，商品提供者不能对该商业外观取得商标法上的专有使用权。换言之，对“功能性”的商业外观即使是在美国这样保护未注册商标的国家也不能取得商标专用权。反之，对“非功能性”的商业外观则可以在具有“显著性”时在保护未注册商标的国家根据《商标法》受到保护。
美国1938年的《侵权法重述（第一次）》就指出：任何人所销售产品如果未经许可复制或模仿了他人同类产品的商业外观，在他人的商业外观已经具有了识别该商品的特性，而且该商业外观不具有“功能性”，则复制或模仿该商业外观在导致潜在购买者对商品来源发生误认的情况下构成侵权。[33]美国《商标法》也明确规定：对他人擅自使用未经注册的商业外观的行为，如果根据《商标法》提起假冒之诉，则原告必须举证证明被使用的商业外观是“非功能性”的。[34]根据《重述》的解释，“功能性”是指产品的一种特征能够影响其用途、操作、性能，或是在操作和使用方面的便利性或经济性。如果去掉产品的这种特征之后，产品的实质性价值都没有丢失，则该特征就是“非功能性”的。[35]
在专利药品过期之后，许多原专利权人为了继续促进已过专利保护期药品的销售，会对仿制药品及其商业外观的竞争者根据《商标法》提起诉讼。在诉讼策略上，原专利权人往往首先强调自己药品的商业外观具有“非功能性”以及区别药品来源的“显著性”。以此指称竞争者仿制该商业外观的行为构成对未注册商标的侵权，也即“直接侵权”。同时，为了防止法院不承认自己药品的商业外观具有“非功能性”，原专利权人还会指称竞争者通过仿制药品的商业外观，以及通过其他行为，诱使下手经营者用仿制药品假冒原专利权人的药品出售、导致消费者混淆，因此构成“间接侵权”行为。这样，“间接侵权”的指称就成为原专利权人诉讼策略中的“第二道防线”。
在这类案件中，美国法院首先面临的问题就是判断原专利药品是否具有“功能性”的商业外观。如果答案是肯定的，则竞争者使用同样商业外观的行为本身并不构成侵权，因为商标法并不保护任何实用性功能。但是，法院还会进一步判断竞争者将类似药品提供给下手经营者时，是否以明示或暗示的方法诱使其将仿造的药品假冒为原专利权人的药品出售，导致消费者的混淆。如果竞争者有这样的行为，法院会认定其构成“间接侵权”，即上文所述的第二类“间接侵权”。如果原专利药品的商业外观是“非功能性”的，而且具有了识别药品来源的“显著性”，则该商业外观本身就可以作为未注册商标受到保护。竞争者直接向消费者出售使用了相同商业外观的药品如果导致了混淆，会构成对原专利权人商标权的直接侵犯。同时，如果原告的药品上有注册商标，而竞争者向药店或药剂师提供商业外观相同的产品是为了诱使其进行假冒，竞争者的行为属于故意提供“侵权工具”，构成上文所述的第一类“间接侵权”。
在1924年判决的William R. Warner v. Eli Lilly案中，美国最高法院第一次陈述了引诱他人实施商标侵权可构成“间接侵权”的规则，直接影响了美国日后商标间接侵权制度的发展。本案中原告是一家从事医药化学产品的制造和销售商。早在1899年起就一直从事一种奎宁（金鸡纳霜）液体制剂的生产和销售。这种制剂的商品名称叫Coco-Quinine（可可-奎宁），成分中含有巧克力（巧克力的主要成份为可可）。被告也是一家从事医药化学产品制造的厂商。它从1906年开始制造一种配方和原告制剂基本相同的液体制剂，并且以Quin-Coco（奎宁-可可）的名称进行销售。[36]
原告起诉被告侵权，此案一直上诉到美国最高法院。最高法院认为，被告的行为并不构成对商标权的直接侵犯。这是因为无论是Coco-Quinine（可可-奎宁）还是Quin-Coco（奎宁-可可）这一名称是对药品制剂成分的描述性表达，因为它们都描述了制剂的主要成份是“奎宁”和“可可”。由于这种对商品成分，质量或是性质的描述性表达缺乏显著性，原告不能对其取得商标权。[37]同时，原告也无权阻止被告在制剂中使用巧克力，这是因为巧克力在制剂中不仅是用于形成具有识别性的颜色，而且还是为了达到美味可口的效果。这就使巧克力在原告的制剂中具有功能性而非单纯的识别性。因此原告也无法对巧克力这种颜色在这种制剂上取得商标权。这样，被告和其他竞争者在制造相似制剂时都有权使用巧克力成份。如果被告仅仅制造了包含巧克力的类似制剂并且以不会让消费者对制剂来源导致混淆的方式销售，并不会侵犯原告的权利[38]
但是，法院发现被告的销售人员不但极力向前来采购的药店证明Quin-Coco是Coco-Quinine的良好低价替代品，而且暗示：在消费者要求购买Coco-Quinine时，可以向其提供Quin-Coco而不被发现。结果有些药店就将被告的Quin-Coco说成是原告的Quin-Coco出售给消费者，从中牟取利益。最高法院认为：被告故意促使药店将自己的制剂说成是原告的，而“引诱他人从事欺诈的行为并且提供为此所需的手段者，对于造成的损失同样有过错并且需要承担侵权责任。”[39]
据此，美国最高法院认定原告虽然无权禁止被告使用巧克力作为相似制剂的成份，被告引诱他人以导致消费者混淆的方式出售被告制剂的行为构成“间接侵权”。并责令被告今后在销售类似制剂时不仅要贴上足以区别原被告产品的标志，而且这些标志还应该准确无误地说明该制剂不能作为Coco-Quinine销售，而在消费者要求根据处方购买（原告的）Coco-Quinine时，不能向消费者提供该制剂。[40]
在20世纪80年代，美国法院在连续两个影响较大的案例中认定药品仿制者使用他人具有“显著性”的商业外观是为了引诱药店实施侵权，从而构成“间接侵权”。在SK&F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories案，原告SKF公司研制开发了一种口服利尿剂，并获得了专利权。同时，SKF公司在这种利尿剂上使用了Dyazide商标。在1979年11月之前，Dyazide牌利尿剂是唯一一种以胶囊的形式出售，唯一一种用栗白两种颜色的口服利尿剂。在SKF公司对此药物的专利权到期后，被告Premo公司开始销售与Dyazide牌利尿剂相类似的药品。被告的药品不仅与原告的利尿剂有相同的成份，而且都是装在大约半英寸长的3号硬胶囊里。被告的胶囊虽然印有“Premo”标识，但采用了SKF在Dyazide牌利尿剂胶囊上使用了多年的栗色和白色的颜色设计。[41]
原告认为：被告故意采用Dyazide牌利尿剂胶囊具有识别性的外观，其唯一目的就在于促使药店用被告的利尿剂假冒Dyazide牌利尿剂销售。[42]为了证明Dyazide牌利尿剂的外观具有识别性，自己能够对其享有商标权，原告举出了大量证据试图说明：由于DyazideE牌利尿剂的市场份额极大、使用时间很长，从而使其外观的颜色组合成为药剂师和病人识别Dyazide牌利尿剂的标志。[43]而被告虽然在其生产的利尿剂上打上了Premo的标识，但由于该标识太小，以至于许多消费者并不能通过该标识来对原告和被告的利尿剂加以区分。美国第三巡回上诉法院则结合以往认定“非功能性”的标准指出：如果商业外观除了用于识别商品之外没有其它的目的，则它就是“非功能性”的。以药品为例，“非功能性”的外观就不可能提高其药品本身的疗效。而原告采用栗色和白色两种颜色组合作为Dyazide牌利尿剂的外观与药品的用途和疗效之间没有任何关系，其唯一价值就在于将这种利尿剂与原告联系在一起，即识别产品的来源。[44]这样，被告未经许可使用原告产品中具有“显著性”的商业外观的行为，就构成直接侵权。而其向下手经营者提供带有原告产品商业外观的行为，则可依据“侵权工具理论”构成“间接侵权”。
在Ciba-Geigy Corporation. v. Bolar Pharmaceutical Co, Inc.案中，原告Ciba公司于1970年获得了一种降压药的专利权。并在这种降压药上注册了名为Apresazide的商标。原告将降压药分别装在容量25毫克、蓝白色胶囊，以及容量50毫克、粉白色胶囊中销售。[45]原告的专利权于1981年届满后，被告Bolar公司开始生产与原告降压药类似的药物，并且在使用了上述两种规格、形状和颜色的胶囊，其外形与Apresazide牌降压药胶囊几乎一模一样，唯一的不同之处在于两种胶囊之上分别印有两个公司的名称。[46]
原告根据美国《商标法》和新泽西州的《反不正当竞争法》对被告提出了两项指称，首先是被告在仿制药品上使用与其Apresazide牌降压药相同的胶囊，构成对商品来源的错误陈述，违反了禁止未经许可模仿“非功能性”商业外观的法律。其次是被告使用相同胶囊的目的就是促使药店或药剂师将被告的药品假冒为原告的Apresazide牌降压药出售；或者说被告对这一假冒后果至少能够进行合理的预期。因此被告的行为构成“间接侵权”。[47]
美国第三巡回上诉法院认为：原告在选择Apresazide牌降压药胶囊的颜色时完全时随意的，并没有任何医疗上的目的。其他制药公司也曾经制造出颜色不同的相同药品。同样，原告药品的大小和形状也没有医疗上的用途。这样，原告胶囊的颜色、大小和形状就只有识别药品来源的功能，即具有了“显著性”。[48]而证据表明，虽然被告的胶囊上印有自己公司的名称，但服用降压药的患者多数已经超过60岁，其视力难以认清胶囊上的小字，以区分被告与原告在外观上相同的药品。因此被告使用与原告药品相同的商业外观会导致消费者的混淆。[49]同时，法院也根据证据认定：被告故意复制原告药品商业外观的主要动机是将促使药店和药剂师将其生产的药品以原告Apresazide牌降压药的价格出售。在原告可以合理预期药店和药剂师会用自己的药品假冒Apresazide牌降压药时，其继续供货的行为即已构成“间接侵权”，即使其没有其他引诱和鼓励假冒的行为。[50]
