欧盟的立法则有所不同。欧共体理事会分别于1989年和1993年通过的《有关协调各成员国商标立法的一号指令》（以下简称《一号指令》）及《欧共体商标条例》均将“在相同商品上使用相同商标”直接规定为“直接侵权”，只将“可能导致公众混淆”作为其他使用商标行为构成“直接侵权”的要件。这些行为包括在同类商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同商标和在类似商品上使用近似商标。[9]
这两种立法模式的差异在以往并不突出。尽管表面看来，以“在相同商品上使用相同商标”在欧盟国家构成“直接侵权”无需以“导致混淆”为前提。但由于“在相同商品上使用相同商标”一般情况下均会导致消费者的混淆，因此欧盟的立法实际上是默认“在相同商品上使用相同商标”必然会导致混淆，从而在程序上免除了商标权人证明有发生混淆可能的举证责任。这样，两种立法例实际上仍然都是以“导致混淆”作为“直接侵权”的构成要件的。但是，随着国际经济贸易活动，特别是定牌贸易的日益繁荣，欧盟立法对“在相同商品上使用相同商标”必然会导致消费者混淆的认定有时是不成立的。由于欧盟立法并没有规定被告可以通过证明这种对商标的使用并不可能导致混淆而免责，在实践中就可能造成不公平的结果。这一点在下文所述的Beautimatic International v. Mitchell International Pharmaceuticals案中尽显无遗。
其次，在对“导致混淆”的理解上，不同的观点之间也有很大出入。试举一例说明：某制鞋厂制造冒牌的“耐克”运动鞋，并将这批带有“耐克”商标的运动鞋卖给某零售商。该零售商完全知晓这批“耐克”鞋是冒牌的，但仍然将其买下并向消费者出售，而消费者则因误认为这是真正的“耐克”鞋而予以购买。显然，零售商销售冒牌“耐克”鞋的行为导致了消费者对商品来源的混淆，构成“直接侵权”。但制鞋厂的行为是否为“直接侵权”呢？
根据美国著名商标法学者Gilson的观点，由于该制鞋厂使用商标的行为并没有使作为购买者的零售商对商品的来源产生混淆，即零售商清楚地认识到这批运动鞋不是经“耐克”公司授权生产的，制鞋厂的行为并不构成“直接侵权”。但是，冒牌“耐克”鞋一旦向消费者出售，就会引起混淆。在这种情况下，冒牌“耐克”鞋实际上是用于实施“直接侵权”的工具（tools of infringement）。换言之，那些带有侵权商标、很容易导致混淆和用来欺骗最终消费者的商品就是“侵权工具”。制造商在明知，或可以合理地预期该“侵权工具”会被下手的零售商用于侵权，却仍然将“侵权工具”置于零售商手中的行为，将构成“间接侵权”。[10]美国著名法官霍姆斯也曾在一起不正当竞争案中指出：使用了原告具有显著性商品装潢的被告自己是否直接向消费者出售商品是无关紧要的。关键在于被告知道他将“（欺诈消费者的）能力置于了经销商手中”，因为被告知道经销商会以此来欺骗消费者。[11]
对“导致混淆”的这种解释使得对商标权的“直接侵权”只可能在一种情况下发生——将未经许可使用他人商标的商品出售给误认为该商品来源于商标权人的消费者。[12]除此之外任何侵犯商标权的行为均只能是“间接侵权”而非“直接侵权”。
但是，《不当正竞争法（第3次）重述》对“导致混淆”做出了较为广义的解读。《重述》虽然也将“导致混淆”作为“直接侵权”的构成条件，但与Gilson的观点相反，《重述》强调：不能认为只有当那些与行为人直接进行交易的人发生了“混淆”时，行为人才构成“直接侵权”。如果未经许可向零售商或分销商提供了带有他人注册商标的商品，即使零售商或分销商并未发生混淆，该行为也是“直接侵权”。[13]按照这种解释，上例中制造冒牌“耐克”鞋并将其出售给零售商的制鞋厂构成对商标权的“直接侵权”。[14]
同样，根据欧共体《一号指令》和《商标条例》的规定，只要在商业活动中在相同商品上使用了相同商标就构成“直接侵权”，而无需商标权人证明“导致混淆”。对于上例而言，制造冒牌“耐克”鞋并将其出售给零售商的制鞋厂在欧盟国家无疑将构成“直接侵权”。正如英国法院在Beautimatic International v. Mitchell International Pharmaceuticals案中所言：“他人未经许可将‘相同’商标在本国用于‘相同’商品的行为本身就会危及立法者意图赋予注册商标人享有的垄断性利益”。[15]
Gilson与《重述》和欧盟各国界定“直接侵权”的方法都有各自的优点和缺陷。Gilson的理论在实践中的运用显得较为繁琐和复杂，因为类似上文所述实例中冒牌产品制造商究竟构成“直接侵权”还是“间接侵权”将取决于其直接下手是否产生混淆。假如该制造商同时将冒牌产品出售给了一家“知假买假”的零售商和不知内情而上当受骗的消费者，则根据Gilson的理论，制造商两个完全相同的行为却分别构成“间接侵权”和“直接侵权”。这样，制造商行为的侵权性质将完全取决于买家的主观认知状态，这在表面上是令人难以接受的。与之相比，《重述》和欧盟各国采用的方法就显得简单易行。因为制造和出售冒牌产品的行为必然涉及将相同的商标用于相同的商品之上，并将之投放市场流通。这在欧盟国家均依法构成“直接侵权”，商标权人甚至无需证明有导致混淆的可能。同样，根据《重述》的解释，该行为由于会导致最终消费者产生混淆，也是“直接侵权”。这就避免了“一种行为、两种定性”的后果。但是，Gilson以商品提供者的直接下手是否产生混淆作为判断构成商标“直接侵权”的依据，却可以有效地限制“直接侵权”的范围，防止对商标权的过高保护。而其在表面上所存在的问题，在实践中却并不突出。下文将结合具体案例讨论我国商标立法在这两种方法之间的选择。
四、商标法中“间接侵权”的类型
与划定“直接侵权”范围的立法例和观点相适应，各国商标立法和司法实践中认定的“间接侵权”大致可以分为以下四种类型。
（一）向其他经营者提供“侵权工具”
根据上述Gilson的“侵权工具”理论，制造商或经销商故意向下手经营者提供未经许可使用他人商标的商品，属于向他人提供“侵权工具”、意图帮助下手经营者实施“直接侵权”的行为。如果法院采纳了“侵权工具”理论，则该行为只能构成“间接侵权”。[16]
在美国，有许多法院事实上是认同这一理论的。特别是在经销商向制造商订做一种带有他人商标的商品时，尽管与他人商标相同或近似的商标是由接受订单的制造商贴到商品上去的，但由于该制造商并没有直接向消费者提供侵权商品，而只是向下订单者提供，没有直接引起混淆，因此法院只是在认定制造商知晓下订单者将使用自己提供的商品欺骗消费者，导致消费者的混淆时，才会判定制造商构成“间接侵权”。在美国早期的案例Andrew Jergens Co. v. Bonded Products Corporation中，被告接受经销商的订单制造肥皂，并按照订单的要求在肥皂上印上“Woodbury''s Facial Soap”的字样。而“Woodbury”正是原告享有商标权的商标。第二巡回上诉法院认定：被告虽然仅仅制造了肥皂而没有向公众销售，但却知晓“Woodbury”是原告的商标。在订货的经销商向最终消费者出售被告制造的带有“Woodbury”标识的肥皂，导致消费者混淆的情况下，被告应作为间接侵权者承担责任。[17]
同样，在Corning Class Works v. The Jeannette Glass Company案中，原告Corning Class公司是玻璃制品生产商，并注册了“Corning Ware”商标。一家名为Lady Cornellia的公司出售的玻璃制品上带有与“Corning Ware”商标相似的文字和图形，而且其销售人员也将它说成是“Corning Ware”牌玻璃制品。据查，Lady Cornellia的公司的玻璃制品是向Jeannette Glass公司订做的，因此，实际上是由后者将与“Corning Ware”商标相似的标记置于玻璃制品之上的。原告在起诉Lady Cornellia公司的同时，也起诉了Jeannette Glass公司。[18]而Jeannette Glass公司则认为自己不应当为原告所遭受的损害负责，因为其只是按照订单的要求制造商品并贴上标志，并没有导致消费者的混淆。
的确，Jeannette Glass公司虽然在与Corning Class公司相同的玻璃制品上“使用”了相似的商标，但由于它只是向Lady Cornellia的公司交货，不可能直接引起任何消费者的混淆。但是，法院认为：Jeannette Glass公司仍然可能作为“间接侵权者”对Jeannette Glass公司导致消费者混淆的行为承担责任：
“制造商制造的商品如果带有侵犯他人商标权的标识，或与他人商标相近似、容易引起混淆的标识，该制造者可能要作为间接侵权者承担责任。”
法院进一步认为：Jeannette Glass公司的责任取决于一个居于相同地位的理性人是否能够意识到自己正在帮助他人实施侵权行为。而根据本案的案情，基于Jeannette Glass公司与Lady Cornellia公司之间的密切关系，其是不可能不知晓Lady Cornellia公司将利用自己制造的玻璃制品实施侵权行为的。[19]法院因此判定Jeannette Glass公司因承担侵权责任。
类似的“间接侵权”也可能发生在许可经营中。在The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company案中，原告是来自英国的苏格兰威士忌酒协会以及苏格兰威士忌酒的制造者，认为自己使用“苏格兰威士忌”这一地理标志的权利在美国受保护。被告Barton公司是美国的苏格兰威士忌酒制造商，并享有House of Stuart商标。Barton公司许可一家巴拿马公司使用“House of Stuart牌苏格兰威士忌”的标识，并向其提供商标标识、酒瓶以及来源于苏格兰的酿酒原料。而该巴拿马公司却将本地产的酒掺入苏格兰酒料中，贴上“House of Stuart牌苏格兰威士忌”的标识向公众出售。Barton公司在与巴拿马公司的协议中约定巴拿马公司应向Barton公司提供威士忌酒样品供其检验。而Barton公司也发现了巴拿马公司掺酒的事实，但在发过一封要求其停止该行为的信函之后，就再没有采取其他行动，也没有继续对样品进行检验。法院认为：Barton公司在明知或至少应当知道巴拿马公司掺酒的事实之后，继续向其供货的行为等同于将“用于欺骗的手段置于其被许可人手中，应当对其被许可人使用虚假标识的行为承担责任”。[20]
