间接侵权规则起源于司法判例,最早可追溯到1871年华乐斯诉荷姆一案,[4]该案法庭依据普通法,按照共同侵权行为理论认定被告销售专利产品重要部件的行为虽然没有构成直接侵权行为,却直接引发了对专利权的侵害,应作为共同侵权人承担法律责任。“华乐斯”案虽然没有明确地提出间接侵权的概念,但是却明确地认定未经授权而销售专用于组装专利产品或实施专利方法的非专利物品构成专利侵权行为。此案之后美国法院又作出了一些共同侵犯专利权的判决。[5]1909年,间接侵权得到美国最高法院的认可。这一年,美国最高法院审理了Leeds and Catlin Co.v.Viet or Talking Machine Co.一案,该案的大法官认可了“华乐斯”案对间接侵权的判决,并将“间接侵权”的概念界定为:“任何人未经许可使用专利是一种侵权行为,任何人促进了这种使用也是侵犯专利的行为”。[6]
间接侵权制度将保护客体从专利产品扩大到非专利产品,无疑强化了专利权的保护。然而,间接侵权制度也可能造成专利权的扩张,导致专利权人利用专利权垄断相关产品市场,妨碍自由竞争。正如后来美国最高法院所评价的,间接侵权规则的难点,与其说是人们难以接受这个概念本身,不如说在于如何确定其边界。此言并非空穴来风,自间接侵权规则确立之后,出现了不断扩张的势头,以致于被专利权人借以垄断普通商品的市场销售。1912年的Henry案使这一扩张趋势达到顶峰。该案中,美国最高法院将间接侵权规则扩大到具有其他用途的普通商品之上,允许一种油印机的专利权人通过许可协议要求被许可方购买与印刷机有关的非专利产品(墨水)。如被许可方违背协议,就成为专利产品的共同侵权人。此判决意见招致众多非议,因而很少被后来的司法审判所引用。自Henry案之后,出于反垄断目的的专利权滥用规则被引入专利侵权诉讼中,当专利权人为了限制普通商品的销售而指控竞争对手构成共同侵权时,被告就可以专利权人滥用进行抗辩。以后几十年,专利权滥用与专利间接侵权之间相互制约,此消彼长,而两者关系的要害是,如何在专利权的合法垄断与他人正常的生产经营活动之间进行利益平衡。
经过80多年的判例经验的总结和理论积累,间接侵权制度的发展逐渐趋于成熟,1952年美国修订专利法时,间接侵权被写进法里,出现了《专利法》第271条(b)、(c)、(d)款。271条(b)款原则性地规定了帮助或唆使侵权的行为构成侵犯专利权;(c)款界定了间接侵权的含义和适用的范围;(d)款从反面界定了专利权滥用。间接侵权的上述立法,不仅规定了间接侵权制度的适用范围,还划清了专利权滥用和间接侵权之间的界限,从而消除了长期以来专利间接侵权制度应用中的疑惑和混乱。在立法听证会上,起草者一再强调要把(c)、(d)两款结合起来,作为一个整体考虑,意在表明间接侵权和专利权滥用之间相互呼应,互为制约的关系。从法律适用的角度讲,间接侵权的客体应当是物品(部件、材料、装置),该物品必须是发明的实质部分。“普通商品或实质上非侵权用途产品”须排除在外。专利权人有权对专用于专利产品或专利方法的物品实行控制,故意销售此种物品的,可能被认定为间接侵权行为。但是,专利权人不可凭借专利权控制普通商品或实质性非侵权之用商品,他人销售普通商品或实质性非侵权商品,不构成间接侵权;如果专利权人限制普通商品的生产、销售,则构成专利权滥用行为,不能获得法律救济。