在适用这一规定时,应当以”在我国境内“为限。[19]在我国境内适用这一规定的前提条件是”同样的发明创造“。对这一前提的判断是纯粹的技术问题,只要有关当事人能够确定几份申请所涉及的发明创造是”相同的“即可。
一旦这一前提条件得以满足,那么紧接着就需要由国务院专利行政部门进行具体审查工作:在对某专利申请完成必要的审查程序进入决定授权阶段时,就需要对在先授予的专利权进行检索,并且还需要考察已经被宣告无效的专利权一旦发现已有同样的发明创造被授予了专利权。而且是有效的,那么就要依据法律规定作相应的处理:第一,有效专利权的所有人与即将授权的专利申请人为同一人的,且其专利申请日相同的,则通知申请人进行选择——声明放弃在先获得的实用新型专利权 选择发明专利权。只有在此种情况下,专利局才”可以授予发明专利权“该发明专利申请人(同时也是在先的实用新型专利权人)不愿意放弃在先的实用新型专利权,专利局就不能给该项发明专利申请授予发明专利权。第二,如果在先的实用新型专利权人或者发明专利权人与该发明专利申请人不是同一人的,则作出该项发明专利申请。此处所作的第一种选择是专利法对”重复授权原则“ 的例外规定,不能将此项规定作扩大解释。
由上介绍可知,本案中对禁止重复授权原则,先后有无效宣告请求人、被请求人、专利复审委员会、一审法院、二审法院和再审法院发表的观点,明显地分为两派:一种观点认为,同样的发明创造不能被先后授予两项或者两项以上的专利权;[20]另一种观点认为,同样的发明创造不能同时存在两项或者两项以上有效的专利权。[21]
实际上,法律规定的”同样的发明创造只能被授予一项专利权“所涉及的关键点有四个。
第一个关键点是”同样的发明创造“, 这是技术问题,比较容易解决 本文上举案例中的当事人对案件所涉技术是否为同样的发明创造尽管持有不同的观点,但要确定所涉技术是否为同样的发明创造并不难。
禁止重复授权原则所涉的第二个关键点是”只能“。对”只能“的理解也有两种:其一,同样的发明创 造在前面已经被授予的专利权尚未被宣告无效之前,在后的专利申请不能被授予专利权。其二,在专利申请已经完成必要的审查程序进入授权阶段时,不必考虑同样的发明创造已经被授予专利权或者是否仍然有效,直接决定给该专利申请授予专利权,然后再以”禁止重复授权原则“或者”冲突申请“为依据启动专利权无效宣告程序,宣告不符合专利法规定条件的在先专利权无效,确保同样的发明创造被授予一项专利权。具体案例中如何做,有关当事人可以灵活掌握。本文上举案例,就是采用适用第二种理解而启动无效宣告程序来确保禁止重复授权原则得以兑现的例子。
禁止重复授权原则所涉及的第三个关键点是”授予“。专利权不能自动产生,只能由国务院专利行政部 门依据法律规定的审查程序来授予。这个关键点决定了禁止重复授权原则的直接适用主体是国务院专利行政部门,包括专利审查部门和专利复审委员会。这个关键点意味着判断同样的发明创造”被授予“的专利权是否只有一项,而不是没有”同时存在“两项以上的专利权。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将”被授予“解释为”同时存在两项以上的有效专利权“是在这个关键点上出了问题,从而转换为”被授予“的曾经存在的而在给在后申请授予专利权已经终止其法律效力的专利权视为”没有被授予“因此而得出这样的专利”不是一项专利“的判断,进而得出”再次授予“即为”唯一授予“的一项专利权之结论。这种结论显然是值得商榷的。当然,曾经”被授予“的被宣告无效的专利权则可以视为”没有授予“,此后的授予即是”唯一的授予“。
第四个关键点就是”一项专利权“。对这一个关键点的理解也是多角度的。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将”一项专利权“理解为”即将被授予的专利权是唯一有效的专利权“,另一种理解为”一项依法授予的并且受法律保护的专利权“,而不考虑在给在后申请授予专利权时其效力是否仍然存在。第一种观点采用的是”有效专利权唯一“标准,第二种观点采用的是”专利唯一性“标准。曾经 被授予的后来被宣告无效的专利权因为视为自始即不存在,所以,从法律意义上,它不是专利。但是,曾经 被授予但已被放弃和已终止的专利权,则是一项法律意义上的专利;根据”有效专利权唯一“标准,第一种 观点是成立的;根据”专利唯一性“标准,第一种观点是错误的