根据联邦巡回法院对本案的判决,只有对美国专利权人在美国销售的专利产品才能适用权利用尽原则,而在专利权人在美国之外销售的专利产品则不能适用权利用尽原则。显然,联邦巡回上诉法院在本案适用的是国内用尽原则,而这一态度则与美国法院此前一百多年专利产品平行进口法律规则大相径庭。根据1982年联邦法院改革法,联邦巡回上诉法院对专利上诉案件拥有专属管辖权,因此本案的判决对专利产品平行进口问题具有深远的影响,同时,也招致了广泛的争论:
第一,联邦巡回上诉法院主要是根据最高法院对Boesch一案的判决而主张权利用尽原则,但是Boesch案的情况与本案有本质的区别。Boesch案中的产品来源于德国先用权人,该先用权人与美国专利权人没有任何关系,专利权人亦未从国外产品的销售中获得任何经济回报。而本案中的专利产品则来自于专利权人自己或经其授权的人,专利权人已经直接或间接地从国外产品的销售中获得了经济回报。所以联邦巡回上诉法院通过引用Boesch案并不能充分地说明其改变法院此前确立的规则的合理性。第二,国会长期以来一直对法院所确立的国际用尽原则持默许态度,而联邦巡回上诉法院对本案采取国内用尽原则则不符合立法机关长期坚持的态度。第三,最高法院以及其他美国法院在版权和商标领域亦采用国际用尽原则,而联邦巡回上诉法院在本案坚持国内用尽原则与其他知识产权领域的平行进口规则不相协调。第四,美国专利法的主要目的是促进科学和实用技术的进步,而给予发明人回报则仅是次要的目的或实现主要目的的手段,采取国内用尽原则将使发明人对同一发明获得双重回报,这一结果不符合专利法的目的。第五,国内用尽规则属于贸易保护主义法律规则,采取这一规则与国内的和全球的促进自由国际贸易的潮流背道而驰[10]。因此,美国联邦法院在本案中所确立的平行进口规则,还有待于美国法院后续判决的检验。
四、美国规则对我国的借鉴意义
在2001年前,美国法院对专利产品平行进口的主流态度是所谓的“修正的国际用尽原则”。但是到了2001年,美国联邦巡回上诉法院在JazzPhoto v. ITC一案中则抛弃了此前美国法院坚持了一百多年的“修正的国际用尽原则”,转而采用了绝对的国内用尽原则。虽然联邦巡回上诉法院采取的绝对的国内用尽原则与此前美国法院所坚持的主流规则大异其趣,其所确立的规则受到了广泛的质疑,但是这一做法无疑也契合了美国在成为世界科技最发达国家之后的现实利益。由此可见,平行进口规则通常应以国家利益为首要前提。中国在制定和实施专利领域的平行进口规则时,亦应首先考虑到国家利益。