2.Griffin v Keystone案
宾西法尼亚州东区联邦地方法院在裁判Griffin v.KeystoneMushroom Farm一案[8]时明确支持了绝对的国内用尽原则。在该案中原告Griffin对一机器发明分别在美国和意大利拥有专利,并指定Longwood作为其美国专利的独占被许可人,指定Carminati作为其在意大利的独占被许可人。被告Keystone是美国的一家蘑菇农场所有人,其从意大利的被许可人处购得三套专利机器并进口到美国,其中一套由其农场使用,另外两套销售给他人。原告向法院起诉被告侵权后,被告以两点理由请求法院作出简易判决驳回原告的请求:第一,最高法院在Adams v Burke一案中所适用的权利用尽原则,应该同样适用于在美国之外销售的专利产品;第二,如果Griffin有权禁止其进口,那么原告与Carminati之间的专利权许可协议就会使原告不正当地对其发明获得“双重回报”,而这个结果显然不是专利法的意图所在。
联邦地方法院首先根据Boesch案否定了被告的第一个抗辩理由,指出根据最高法院的这个判例,进口的专利产品被国外法律视为合法的事实与美国的专利侵权诉讼没有任何联系,权利用尽原则不能适用于国外销售的专利产品。
地方法院在否定被告的“双重回报”抗辩时认为,被告的主张是一种对法律的误解,它没有认识到美国专利是一个独立于意大利专利而单独存在的权利。由于美国专利权是一个独立的权利,那么原告除了可以要求对意大利专利的使用获得使用费之外,还有权要求他人支付使用其美国专利的使用费。专利产品在美国和意大利两个国家的使用或销售,是分别由这两个国家各自的权利进行控制的。被告在意大利的非侵权行为不能使其在美国的侵权行为合法化。原告从Carminati处获得的使用费,仅能使被告在意大利的使用或销售行为非侵权化,但是该使用费不能覆盖对美国专利的使用。
3. Jazz Photo v. International Trade Commission案
联邦巡回上诉法院在Jazz Photo v. International TradeCommission一案[9]中,也对国内用尽原则进行了一定的支持。在该案中,FUJI公司就有关一次性相机技术在美国拥有专利,并在美国和其他地区销售该专利产品。Jazz Photo以及其他一些公司收购用过的该一次性相机,将其运到美国境外重新换上胶卷及电池并进行封装后再进口到美国销售。FUJI公司因此根据关税法337条款要求国际贸易委员会进行调查。国际贸易委员会经过调查后认为,JazzPhoto等公司进口的相机不能被视为是修理(repair)后的相机,而应被视为是重新制造(reconstruction)的相机。对专利产品的重新制造属于专利侵权,因此,国际贸易委员会对进口人完全禁止进口命令。Jazz Photo对国际贸易委员会的决定提出上诉。联邦巡回上诉法院审理后认为,根据既往判例,JazzPhoto公司将用过的相机重新换上胶卷及电池并进行封装的行为,应该被视为修理,而不应被视为重新制造。上诉法院还认为,“修理”与“重新制造”之间的区分隐含着专利权的权利用尽原则。权利人或经其同意对专利产品的销售如果不附限制性条件,那么该销售即可穷竭权利人对该产品的进一步销售或使用进行控制的权利。同时,一旦专利产品在美国被合法销售,后续的购买者也会根据权利用尽原则受让与第一个购买者相同的豁免。如果购买者对专利产品的处分行为不构成重新制造,那么专利权人就无权禁止。但是在本案中,进口的修理过的相机有一部分产于美国境外并且仅应在国外销售。对这部分二手相机,上诉法院认为,根据Boesch案,美国专利权不会因为国外来源的产品而用尽。只有根据美国专利权而授权的首次销售,购买人才能获得权利用尽原则的保护。为了将专利产品进口到美国销售,合法的国外购买行为并不能免除美国专利权人的许可。因此,法院裁定只有那些首次在美国销售并经修理再次进口到美国的相机是合法的,而源自国外的相机则不能根据“修理”的抗辩而获得侵权豁免。