第二巡回上诉法院则在Dickerson v. Matheson一案[4]中,运用合同理论承认了权利人在海外销售专利产品上附带进口限制条件的有效性。在该案中,Bayer公司亦在德国和美国就某药品分别拥有专利权。被告在德国从Bayer公司的一个被许可人处购买专利药品进口到美国销售。有证据表明被告在购买专利产品时知晓Bayer公司禁止该在德国销售的产品进口到美国,因此被告即通过多个代理人分多次向德国被许可人购买该专利产品,以规避这种限制。但是,法院则认定销售者已成功地对产品的销售附加了限制条件。理由是销售发票上写有明确的反对向美国进口的限制条件,同时产品上也贴有“禁止向美国进口”的标签,因此应该认定被告知晓发票上的内容。法院认为,发票不仅仅是一个声明或收据,同时,根据商业的性质,它还应被视为包含销售合同条款的文件,而接受发票则意味着被告同意了该销售所附的限制条件。由于权利人已成功地设定了销售条件,因此被告后续的向美国的进口和销售就构成了对合同限制性条件的违反。
显然,无论根据财产理论还是合同理论,美国法院通过承认权利人在国外首次销售专利产品时附加的限制条件的效力,使国际用尽原则的适用范围受到了很大的制约。这样,专利权人如果不希望平行进口的专利产品与国内的授权产品竞争,那么他就可以根据自己的意愿将国外产品排除在美国之外。但是值得注意的是,被告只有在获得充分通知的情况下,一个禁止在美国销售的限制条件才能对被告有效。
三、绝对国内用尽原则
1.Boesch v Graff案
美国最高法院在1890年裁决的Boesch v. Graff一案[5]是绝对国内用尽原则论者最常引用的案例之一[6]。最高法院Fuller大法官代表法院作出的多数意见认为,本案需要解决的法律问题是:在未得到美国专利权人许可或同意的情况下,一个美国人在国外从当地有权销售专利产品的人处购得专利产品后,是否可以将该专利产品进口到美国并销售。Fuller大法官在回答这个问题时认为,专利权的独立地域性是这个问题的关键。Hecht在德国所拥有的制造和销售该专利产品的权利是根据德国法律获得的。法律不能以损害美国专利权人的利益为代价,允许Hecht产品的购买者在美国销售该专利产品。国外在先专利在美国法律体系中的作用是可以限制美国相同发明专利权的期限,但是仅此而已。受到美国专利保护的产品在美国的销售不能由国外的法律来控制。
如果仅根据Boesch案的具体情况而对最高法院的规则进行解释,那么显然不能根据本案决定普通的平行进口案件。因为本案的进口商所购买的产品来自于在先使用权人,而与美国专利权人没有任何关系,美国专利权人也未从进口产品的销售中获得任何利益,所以美国法院禁止该类产品的进口可以被认为是正当的。另外,由于各国对专利权的限制可能有所不同,德国的销售者根据德国法律而获得在先使用权,美国法院不承认德国法律对专利权的限制所产生的效果亦属正常。但是,如果对Boesch案进行宽泛解释,那么就可以得出最高法院在该案中主张绝对国内用尽的结论。第一,根据Fuller大法官对本案提炼的法律问题,可以认为法院意图在澄清国外的合法专利产品是否可以进口到美国销售的问题。第二,最高法院的判决还强调了外国法律不能控制专利产品在美国的销售。那么如果引申理解,就可以认为根据国外法律而合法销售的专利产品,并不能影响该产品在美国的法律地位。第三,Full-er大法官还认为国外专利在美国法律仅具有非常有限的作用,即可以限定以国外发明为基础的美国专利的期限[7]。