有学者在讨论指示性使用时引用了这样一个案例:“ 1924年,被告普里斯特尼茨购买了‘Coty’香粉和‘Coty’的大瓶香水后,将其重新包装进行销售。由于被告在销售中使用了原告的商标,原告提起诉讼要求被告停止使用自己的商标。霍姆斯大法官在判决中称,‘当商标的使用方式没有欺骗公众时,我们看不出商标使用的词汇会如此神圣不可侵犯,甚至于都不能用它来说明事实情况。”[18]其实,这种情形不属于商标权合理使用的范围,因为被告普里斯特尼茨是在原告的产品(“Coty”香粉和香水)上使用了原告的“Coty”商标。而商标权的合理使用必须是行为人未经商标权人许可在自己的产品或服务上使用商标权人的商标的行为,显然该案的被告是在原告商品上(“Coty”香粉和香水)使用了原告的商标(“Coty”),因此,不属于本文界定的商标权的合理使用范围。
还有案例:“一位名叫Deenik的商人并未加入宝马汽车公司销售网络,但却专门经销二手宝马汽车,并提供宝马汽车的维修服务,并在广告中称自己‘提供BMW的维修’、‘专门从事BMW维修’,以及自己是BMW专家”。宝马汽车公司诉Deenik商标侵权。欧共体法院认为:不在广告中使用商标权人的商标,就无法向公众说明所销售的二手商品,以及维修服务或维修者的性质。因此,只要BMW汽车已经经过商标权人同意而投放市场,BMW商标权人就无权阻止他人使用BMW商标向公众诚实地说明其从事BMW汽车的维修、其专门维修BMW汽车,以及其是BMW汽车的专家,除非其使用BMW商标的方式会引起消费者对其与BMW汽车公司之间关系的误认。”[19]我们以为,该案属于本文界定的商标权使用的行为,因为原告的商标是用在“汽车”这种商品的驰名商标,而被告在提供汽车维修服务时使用原告商标,但是,只要没有造成混淆或淡化,即可认定为合理使用。
当然,学者在论述指示性合理使用时经常引用的是“非英特尔公司(比如联想)生产的电脑主机的外壳标注‘Intel Inside’,以说明其使用了英特尔公司的CPU的事实”。我们以为,该种使用属于本文界定的“商标权合理使用”的范围,因为使用者未经商标权人同意在相同或类似的商品上使用了与商标权人相同的商标。比如:联想电脑主机上标示的‘Intel Inside’,英特尔公司与联想公司生产同类商品(电脑),联想公司未经英特尔公司许可在其生产的电脑主机上使用Intel商标。一般情况下,此种行为无疑是商标侵权行为,但是联想公司使用Intel商标只是表明其主机的CPU来源于英特尔公司。我们以为,英特尔公司当然会默许联想公司使用其Intel商标,只有这样,消费者才能够清楚的知道其使用的CPU来源于英特尔公司,如果消费者对英特尔公司CPU非常满意的话,下次购买电脑主机时,他还会选择带有‘Intel Inside’的联想电脑,所以联想公司是在免费给英特尔公司做广告,英特尔公司何乐不为呢?但是指示性使用原应符合如下三个条件:即被告若不使用该商标将无法表示;被告在合理必要的限度内使用;该使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系。”[20]