(一)基于技术标准而产生的专利默示许可
将专利纳人技术标准已经成为不可逆转的趋势,这让标准化组织不得不予以正视,并主动完善自身政策以平衡各方利益,减少因专利许可问题而阻碍标准制定和实施的机会。马克·A·莱姆利教授调查后发现,基本上所有的标准化组织都明示或者默示地规定,其成员有义务披露知识产权。[8]比如,美国国家标准学会的专利政策是鼓励参与标准制定的成员披露专利信息,并在合理非歧视原则的基础上进行许可。[9]
但是,如果专利权人在参与标准制定时并未向标准化组织充分披露其专利,而该专利又被纳人了标准化组织发布的技术标准之中,此时应该如何处理?一方面,专利权人参加技术标准而不披露专利信息,至少在美国有可能因涉嫌利用技术标准获取垄断地位而承担垄断的法律责任。[10]另一方面,专利权人进人标准中的专利很可能受到默示许可的限制。[11]
我国最高人民法院的“第4号复函”称:“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况,专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳人国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。”据此,从专利权人参与标准制定或同意专利进人标准的行为本身即可推断出专利默示许可的存在。
(二)基于技术推广而产生的专利默示许可
如果专利权人将其专利纳人国家推广使用的技术项目,是否与将自己的专利纳入技术标准一样,内在地蕴含了开放专利许可的意愿?在江苏优凝公司诉江苏河海公司、江苏神禹公司、扬州勘测设计公司侵犯专利权纠纷案中,一审和二审法院对此均给予了肯定的回答。该案中,原告江苏优凝公司于2006年6月2日将其“挡土块”发明专利纳入水利部“948”推广项目,推广起止时间为2006年6月至2007年12月,并授权被告扬州勘测设计公司在设计中使用其专利,但不得生产、制造、销售其产品。2007年5月,扬州勘测设计公司在泰州市翻身河综合整治工程施工图纸的“素硅预制块大样图”设计中采用了原告“挡土块”发明专利所记载的技术方案;被告江苏河海公司按前述施工图纸组织施工,并按“素硅预制块大样图”向江苏神禹公司采购“生态挡墙块”2000平方米,共支付人民币279876元。原告据此向法院提起侵犯专利权诉讼。本案一审和二审判决均将原告行为定性为专利默示许可。二审法院认为,江苏优凝公司参与水利部“948”推广项目及授权扬州勘测设计公司在设计中使用其专利,是推广其专利实施与应用而采取的手段,且项目并未明确披露“挡土块”发明专利信息,也未约定专利许可使用费。江苏河海公司、江苏神禹公司在项目推广期间实施专利的行为均是严格按照设计图纸施工的行为,属于在合理信赖的情形下实施专利的行为,不构成侵权。但法院结合涉案工程中标金额及使用产品的总价额,确定江苏河海公司、江苏神禹公司向江苏优凝公司支付人民币3万元的专利许可使用费。[12]
(三)基于产品销售而产生的专利默示许可
因为专利权人(包括其被许可人,下同)的产品销售而发生专利默示许可的情形相对比较普遍,其通常包括以下三种典型情形。
1.专利权人销售的零部件专用于制造其专利产品的情形。虽然专利权人没有销售其获得专利的产品本身,而只是销售了该专利产品的零部件,但这些零部件除了用于制造该专利产品外,并无其他任何用途。只要专利权人在销售这些零部件时没有明确提出限制性条件,就应当认为购买者获得了利用这些零部件制造、组装专利产品的默示许可,其行为不构成专利侵权。[13]
2.专利权人销售的产品专用于实施其专利方法的情形。如果专利权人销售的设备(或产品)只能专用于实施其专利方法,则无论专利权人对该专用设备是否享有专利权,仅仅从该专用设备销售的行为本身,即可推定购买者获得了实施专利权人专利方法的默示许可。德国联邦最高法院在1979年所作的一项判决中指出:“如果专利权人售出的是一个没有获得专利保护的设备,而该设备只能用于实施专利权人的方法专利,也不会使该方法专利被权利用尽,可以认为购买者获得了实施该方法专利的默示许可,不过默示许可是双方当事人之间的协议问题。”[14]
3.专利权人出售的未完成产品须利用其专利方法完成的情形。在1942年United States v.Univis Lens Co.案中,美国联邦最高法院指出,专利权人的专利覆盖了镜头毛片(只能用于制造眼镜镜片),(假定在本案中)也覆盖了将镜头毛片加工成眼镜镜片的打磨和抛光方法,那么,专利权人及其被许可人对镜头毛片的销售本身,则既包含了受专利保护的镜头毛片所有权的完全转移,也授予了完成受专利方法保护的最终阶段(打磨和抛光)的许可。[15]