(1)方法系经显著改变者;或(2)该产品仅为其他产品之非重要组件者。
美国专利法第271节(g)项下的方法专利侵权判定中为方法专利侵权建立了“安全港”制度,即方法系经显著改变或该产品仅为其他产品之非重要组件的情况下,使用专利方法制造产品可以免于侵权指控。同时,第271节(g)项对方法专利产品零售与非商业性使用确立了例外规则,为零售者与非商业性使用者建立了补充的赔偿责任规则。
(四)337条款下的方法专利侵权与
专利法下的专利侵权比较337条款中有两个条款涵盖了方法专利侵权。[33]第1337节(a)(1)(B)(i)所涉的方法专利侵权判定以美国专利法基础,适用美国专利法的相关规定,而第1337节(a)(1)(B)(ii)所涉的方法专利侵权并不涉及美国专利法,其与
专利法下的专利侵权的主要区别是:
1.侵权行为的构成不同美国专利法第271节(g)款规定的构成侵犯方法专利的行为是未经授权向美国进口或者在美国许诺销售,销售,或使用一项利用在美国取得专利的方法制造的产品,其调整的“产品”范围限于“利用在美国取得专利的方法制造(make)的产品(product)”。而第1337节(a)(1)(B)(ii)所调整的“产品(article)”范围包括“按照或者利用有效的和可实施的受美国专利权利要求保护的方法制造、生产、加工或开采的产品”。显然,后者的“制造、生产、加工或开采”的范围的字面意义要广于前者的“制造”。因此,与美国专利法第271节(g)款相比,第1337节(a)(1)(B)(ii)下的 “非法行为”更加宽泛,标准也较低。
2. 有无限制与豁免条件美国专利法第271节(g)款为方法专利侵权提供了限制条件与“安全港”制度,包括非商业性使用和零售例外,以及对“被后继工序所实质性改变”或者“成为另一项产品的微不足道和非实质性部分”的产品的豁免,而第1337节(a)(1)(B)(ii)无如此限制条件。
(五)Kinik案的解析根据Kinik案,美国国内制造商和分销商在被指控侵犯方法专利的情况下可以使用的抗辩(
专利法第271节(g)款),对于外国侵权人或者海外制造产品的进口商来说是不能获得的。第1337节(a)(1)(B)(ii)与
专利法第271节(g)款对方法专利的保护标准差异可能导致美国违反了GATT1994和TRIPS协定的相关国际义务。这种差异性可能构成TRIPS协议第3条所禁止的“对贸易的伪装限制”,从而使美国明显的违反TRIPS协定。正如美国学者的生动形容,这可能是“一颗滴答作响的定时炸弹”。[34]同时,ITC通过Kinik案可能给予美国方法专利权人的这种特殊救济还可能导致违反TRIPS协定第3条的国民待遇原则。
三、方法专利能否穷竭:对Quanta Computer, Inc.v. LG Electronics, Inc案的解析在Quanta Computer, Inc.v. LG Electronics, Inc案[35]中,LG认为权利穷竭原则并不适用于方法专利,方法专利是与过程而不是有形物体相连,因而,其不可能通过销售而被穷竭。LG的观点显然非空穴来风,CAFC在一系列案件中确立了方法专利不能穷竭的判例。
(一)Bandag案Bandag, Inc. v. Al Bolser''s Tire Stores, Inc.,案[36]的判决确立了方法专利不能穷竭的先例。Bandag公司主要从事生产预硫化轮胎胎面橡胶以及其他用于轮胎翻新的材料与设备,其在全球有超过800家的加盟店,这些加盟店有权购买Bandag公司生产的橡胶、材料与设备以及使用该公司的一个冷工序轮胎翻新方法专利。Bolser公司购买了Bandag公司的设备,并用这些设备实施了Bandag公司的上述方法专利。在Bandag案中,CAFC认为,若是系争专利的专利权利范围不包含于专利权人或其授权人销售的物品中,专利权利穷竭原则将不适用。在该案中,因为专利保护范围并未落入所销售的物品,CAFC认为“第一次销售”原则并不适用于方法专利,因此销售物品并不会使得包含使用该物品的方法专利的穷竭。在1999年的Glass Equipment Development Inc.,案[37]中,CAFC再次确认了这一原则。