当然相信国家知识产权局作出这样规定的初衷并不是对申请人提出实用新型检索报告进行限制,或者是因为制定本规定时没有CPMSⅢ系统的存在而只能由申请人自己提供亦或是得到申请人、审查员两者对相关信息进行双重确定,在此不作具体考证。既然当前在审查员CPMSⅢ系统中已经能够轻易得到相关信息的情况下,建议由审查员对申请人提出的实用新型专利检索报告的请求文件及专利状态进行核实。
3、提出检索请求的请求人资格范围过窄
根据我国专利法实施细则第五十五条第一款规定可知,有权请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告的请求人限于该实用新型专利的专利权人。除此之外的其他人,包括实用新型专利的被许可人、实用新型专利侵权案件中的被告等利害关系人,都无权请求国家知识产权局作出实用新型专利检索报告。
对此,目前的争议较大。由于只有实用新型专利权人才能够请求国务院专利行政部门做出检索报告,这就导致在专利侵权纠纷案件中,专利权人倾向于只提供对其有利的检索报告,也即仅仅向地方法院、地方专利行政机关提交结论是实用新型专利权利要求具有新颖性和创造性的检索报告,而否定了新颖性和创造性的检索报告则有可能不被提交。[16]同时,由于无效宣告请求人获得所涉实用新型专利检索报告的途径不够顺畅,因此在其提起实用新型专利的无效宣告请求时可能漏掉一些已作出的检索报告中引用的能够影响实用新型专利新颖性、创造性的对比文件,从而造成审查资源的浪费甚至影响无效宣告审查结果的公正性。
另外参考德国、韩国、日本等国家关于检索报告的法律法规,均规定“任何人”可以提起专利检索报告;另外均明确了专利检索报告需要公布的程序。但是中国仅允许权利人提出请求且不公布结论,因此在实践中有可能出现请求人为了得到一份有利于自己的检索报告而多次提出请求,从而造成前后结论的矛盾现象。
2000年8月25日通过的
专利法的第二次修正案,为了避免检索报告的数量过多,不适当的增大国家知识产权局的工作负担,将检索报告的请求人限制在实用新型专利权人的范围内。发展至今国家知识产权局通过多种渠道增加审查能力,已经不再是影响请求人范围的因素。第二,从目前来看,社会公众特别是与所涉专利无关的人士不会主动或者无故向国家知识产权局提起检索报告的请求,因此请求人范围的放开并不会对“请求数量”造成太大影响,也就是说请求人范围与“请求量”无直接关联。最后,由于专利权之外的第三人无权向国家知识产权局请求检索,只能通过向其他单位提出申请的方式解决(如:专利代理公司、知识产权咨询服务公司等),造成同一实用新型专利的检索结论不一致的情况出现,反而会对国家知识产权局的权威性造成一定影响。当然上述现象的产生不完全是因为“请求人资格”的未放开,但是如果“请求人资格”彻底放开至任何人,那么其他人便没有寻找其他途径获得检索报告的必要性。
因此笔者建议我国专利法对检索报告的请求人的身份限制放宽至任何人并将提出检索报告的请求和国家知识产权局作出的检索报告在专利公报上予以都公告,既有利于利害关系人初步了解实用新型专利是否具备新颖性、创造性等,又能防止发生专权人拒绝提供对其不利的实用新型专利检索报告的情况。
4、实用新型专利检索报告请求的次数
在我国专利法及其实施细则中,对实用新型专利权人提出检索报告请求的次数均没有限制。专利权人如果对在先检索报告结论不满意,均可提出重新检索,在手续完备的情况下,国家知识产权局会再次出具一份检索报告。这样会产生不必要的重复劳动,同时由于检索报告不会是同一个审查员作出,对于同一份实用新型专利申请做出的检索报告的结论难免会出现前后不一甚至矛盾的现象。由于专利权人请求检索报告的次数可以不受限制。造成在实践中请求人为了得到一份有利于自己的检索报告多次提出请求的可能性。
鉴于以上事实的出现,应当对提起检索报告请求的次数进行一定的限制或者规定。根据本部分第3小节的论述,实用新型专利检索报告的请求人可以是“任何人”。在提出实用新型专利申请的同时,申请人可以提出检索报告请求(在本部分第5小节有论述);实用新型授权公告后,任何人(包括专利权人、专利受让人或者被许可使用人等利害关系人甚至其他第三人)都可以向国家知识产权局提出实用新型专利检索报告请求。那么,就有可能造成多人同时或者先后提出请求的可能性。如果允许这种情况的出现,国家知识产权局针对同一份实用新型专利作出多种或者不同结论的检索报告的现象就会出现;退一步讲,即使国家知识产权局采取措施限制不同审查员对同一份实用新型出具不同的检索报告,要求同一份实用新型均由同一审查员作出同样的检索报告,也即“一稿多用”。那么在检索报告已经做出的事实公开的情况下,再收取检索报告请求费有“不公平”的嫌疑。