1988年由最高法院判决的“K马特”一案(K Mart Corp.v. Cartier, Inc., 225 USPQ 1897 (US 1988).),详细讨论了“海关规则”中的三个例外。在该案中,“维护美国商标统一协会”(Coalition to Preserve the Integrity of AmericanTrademarks)与美国商标所有人一道,要求法院宣告“海关规则”的三个例外与“关税法”第526 条的规定不一致。哥伦比亚巡回上诉法院裁定,海关规则的有关规定无效。而这一裁定又与联邦巡回上诉法院先前的裁定不一致。为了解决巡回上诉法院之间的分歧,最高法院对该案进行讨论并做出了判决。最高法院在判决中首先区别了三种情况的灰色市场或平行进口。
第一种情形是,美国商标所有人是独立的商标所有人。按照这种情形,某一国内公司从国外公司手中购买了注册和使用后者的美国商标的权利,并且使用该商标在国内销售外国公司制造的产品。如果发生平行进口,该国内公司就是受害人。最高法院的判决说:“如果外国公司在把自己的商标卖给了国内公司以后,还可以进口带有该商标的产品并且分销这些产品,那么有关的国内公司就会面临剧烈的、涉及它所购买之商标的、同一品牌之内的竞争。此外,如果该外国公司在美国之外上市其产品(通常的情形正是这样),同时又由第三方在国外购买之后将产品合法输入美国,也会产生相似的品牌之内的竞争。不论是哪一种情况,允许平行进口都会产生灰色市场,危害商标所有人的投资。”最高法院判决的“卡茨尔”一案就是这种情形的典范。这种类型的平行进口,应当依据关税法第526 条加以禁止。
第二种情形是,外国公司与国内公司具有从属关系。按照这种情形,外国公司在国外制造相关产品,国内公司就该产品在国内注册一个美国商标。这又可以分为三种情形。一是美国商标所有人是外国公司的子公司,外国公司通过子公司来控制有关产品在美国的销售。二是美国商标所有人是母公司,外国生产厂商是子公司,子公司在国外生产有关产品。三是美国商标所有人直接在国外生产有关产品。由于在这三种具体情形中,都有一个共同控制的问题,即使是发生了平行进口或灰色市场商品,也不会造成商品来源上的混淆。在最高法院的判决中,多数意见认为,不应该禁止这类平行进口或灰色市场。对应于“海关规则”中的三种例外,这三种具体情形相当于“海关规则”中的第一种和第二种例外,即“同一控制例外”。
第三种情形是,美国商标所有人授权某一独立的外国厂商使用自己的商标。按照这种情形,美国商标所有人通常授权外国公司在某一特定的地域之内享有排他性的商标权,同时又要求外国公司不得将带有该商标的商品输入美国。如果外国公司或第三方将这类商品输入美国,必然会形成灰色市场,与商标所有人在国内的商品竞争。在最高法院的判决中,多数意见认为,应当禁止这类平行进口或灰色市场商品。
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