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浅谈专利侵权判定中的禁止反悔原则

  (2)陈述意见导致的禁止反悔
  这是另一种较为常见的导致适用禁止反悔原则的情况,在专利申请过程中,当审查员提出反对意见时,申请人通过陈述意见进行争辩是十分常见的。这种争辩有时候就会引起对申请文件的修改,但有时候也只是进行争辩而不修改申请文件。那么这种争辩一方面可以用来对权利要求中所用的措辞进行解释;另一方面也会产生禁止反悔的作用。
  例如:申请人提出独立权利要求包括A、B、C、D技术特征——审查人员引用某公开文献中A、B、C’、D’四个技术特征进行比较,认为起不具备创造性——申请人争辩其C、D与C’、D’之间是有区别的——审查员认同其争辩,同意授予专利权——发生侵权之诉——不能将他人实施包含A、B、C’、D’技术特征的技术方案囊括在其专利保护范围之内。因为专利权人当初为了获得批准,通过其争辩意见已经将包含A、B、C’、D’技术特征的技术方案“拘之于千里之外”,现在就不能出尔反尔,将它拉入自己的专利权保护范围。
  当然,如果被控侵权行为的客体包含A、B、C、D技术特征的话,就会构成相同侵权,这一结论的得出并不会因为禁止反悔原则而受到影响。5
  3、适用禁止反悔的理论基础和性质
  通过以上对禁止反悔原则的研究,我们不难看出,尽职反悔原则乍看之下在逻辑上似乎存在着某种另人无法理解的成分。如果去掉申请过程中的种种原由,我们似乎可以看到相同的被授权的权利要求在内容上是相同的,说明书也相同,但是为什么仅仅就因为其在申请过程中是否进行过限制性的修改而获得授权,在诉讼中的地位就会不一样?
  关于专利侵权诉讼中采取禁止反悔原则的理论基础目前大致有以下几种:
  (1) 属于合同法意义下的禁止反悔概念
  这种观点的前提是将专利看作是专利权人和国家之间订立的一种合同。根据该合同,专利权人同意将发明创造公诸于众,以换取国家授予他一定时间内的独占权。在合同法领域下的这种禁止反悔的适用要求满足以下四个要件:一、存在一个许诺;二、许诺人应当预料到该许诺将导致被许诺人产生对其不利影响的依赖(detrimental reliance);三、许诺人实际上导致被许诺人产生对其有不利影响的依赖;四、法律要求对被许诺人受到的影响提供救济。6
  (2) 属于专利权人对其权利的放弃
  “通过修改,专利权人承认并强调了两种表达方式之间的区别,从而表明他放弃了两者之间的所有一切。应当严肃对待这种权利的放弃。由于修改具有放弃权利的性质,因此专利权人应当持更为严格的解释立场。”7 这是美国最高法院在1942年作出的一份判决,它明确的指出专利侵权诉讼中建立禁止反悔原则是基于专利权人放弃权利的理论。
  (3) 属于专利权人对行政救济机会的权利用尽
  在专利审批过程中,如果专利权人不同意审查员提出的反对意见或者修改要求,他有权进行争辩或者提起申诉请求。但是如果他为了尽快获得专利权而“违心”的接受了审查员的要求的话,尽管他有不同意见,也表明他已经放弃了寻求救济的权利,以后在专利诉讼中再谋求对权利要求作出拓宽解释,就是有意饶过专利局的程序。
  (4) 属于对抗侵权指控的抗辩
  有人将禁止反悔原则归结为侵权人对侵权指控的一种抗辩手段。根据这种解释,必须由被控侵权人请求并承担举证责任,证明存在导致禁止反悔的事由才可以适用禁止反悔原则。而且当一审法院的判决没有涉及这一问题时,二审法院就不应当提起。
  四、禁止反悔原则的适用现状
  禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则,它是民法中的诚实信用原则和公平原则在专利法中的体现。同时,禁止反悔原则也是国际上的通行原则。
  在美国和英国,该原则是衡平法上的保护手段,法院在进行专利侵权判断时,不允许专利权人将专利保护范围扩大到其在审批程序中为取得专利而放弃的保护内容。例如,在1980年8月的达纳上诉案中,美国联邦巡回上诉法院有如下解释:当专利权人通过自己的行为主动地向侵权人表示或通过使对方产生错觉的沉默使其相信自己的商业行为将不会受到专利权的干扰,并且该侵权人依赖这种表示继续自己的业务或扩大自己的业务,则此时便产生了衡平法上的禁止反悔。该原则使得专利权人无权追回诉讼前的一切经济损失,也不能取得诉讼后产生的任何经济赔偿和其他救济措施,因此,一旦禁止反悔的辩护成立,专利权人便会彻底败诉。 8而2000年12月29日,美国联邦巡回上诉法院一全体12名法官参加的大法庭方式,对Festo v.Shoketsu and SMC一案作出判决。 更是对案件中所涉及的禁止反悔原则的法律问题做了详细的论述。9


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