浅谈专利侵权判定中的禁止反悔原则
Elementary introduction of estoppel in patent tortious adjudication
李斌
【摘要】禁止反悔原则是专利侵权判断中的一个重要原则，本文在对禁止反悔原则的基本概念、历史渊源以及适用现状进行阐述分析的前提下，对该原则在专利侵权判定的适用及相应的问题进行了研究讨论。
【关键词】专利侵权，禁止反言，禁止反悔原则，等同原则
【全文】
一、禁止反悔原则的基本概念
在专利侵权判定中，当字面判断不侵权的情况下，即侵权物与专利权利要求书记载的必要技术特征不一致、有变化的情况下，就要运用等同原则判定是否构成侵权。而在运用等同原则时，常常就会遇到禁止反悔原则的适用。所谓的“禁止反悔”原则就是指：在专利申请的审批过程中，申请人对一专利申请做出的修改和针对专利局审查的通知作出的意见陈述有可能会对起专利权保护范围产生一定限制作用。它体现在禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于取专利权保护范围之内的内容重新囊括到起其专利权保护范围之中。
禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而两头得利。一位德国专利律师形象的将这种策略比喻为“在专利法院无效程序中的温顺小猫出了门就成了勇猛的老虎。”1
禁止反悔是民事诉讼中经常采用的原则，但是在专利侵权诉讼中采用的禁止反悔原则是有其独特的特点的。为了便于区别，美国将专利侵权诉讼中的禁止反悔原则称为“审批过程导致的禁止反悔”（prosection history estoppel）.但是，按照禁止反悔原则构成要件的要求：首先，专利权人对有关技术特征所作的限制承诺必须是书面申明，且已经被记录在专利文档中。其次，专利权人对与已有公知技术相关技术特征的对比，是明确作为区别特征予以申明的。由此可知，禁止反悔原则的使用前提是，必须在专利文档中有明示。那么在适用该原则的时候就要通过查询专利局保存的专利申请案卷。为此，美国过去也将禁止反悔原则称为“申请案卷导致的禁止反悔”（file wrapper estoppel)。
需要指出的是，禁止反悔原则在许多国家的专利诉讼中得到了广泛应用。在我国，一些法院和专利行政部门在专利侵权纠纷案件的审判和处理实践中都已经作出了一些适用禁止反悔原则的判例，而在《
专利法》第三次修改草案中，增加了A9条，明确的规定了禁止反悔原则，这表明禁止反悔原则已经得到了我国的认可。
二、禁止反悔原则的历史渊源
禁止反悔原则在其发展渊源来看，实际上是英美法系中的“禁止反言”原则在知识产权法中立地生根后，与
专利法相结合的产物。禁止反言（doctrine of estoppel)，也可以称之为“允诺禁反言”，又称允诺后不得翻供或不得自食其言，是指根据诚信原则，允诺人所作的赠与的允诺或无偿的允诺具有拘束力，而须加以强制执行。该原则是英美
合同法为确定合同责任而发展起来的概念。19世纪末，在英美两国进入垄断资本主义阶段，人们开始关注分配正义及道德的关系，从而，以公正价值和诚信原则为支撑的“允诺禁反言”原则向抽象的契约理论发起了挑战，打破了英美古典的对价理论中心理论，旨在强制执行无对价的允诺，并在20世纪逐渐成为与对价原理同等重要的契约责任理论。
早在15世纪，英国大
法官法庭即认为如果一个允诺人致使受诺人改变了其地位，则允诺人有道德上的义务去履行其允诺，因为对允诺人履行其义务的期望符合社会的总体利益。但是由于受法院对对价的严格限制，该原则直到20世纪40年代还没有手到重视。英国确立“允诺禁反言”原则的典型判例是1947年丹宁大法官（Lord Denning）所作的高树案（High Tress）判决2。 此案中，原告于1937年将其公寓全幢租与被告，年租金2500英镑。被告遂将此公寓分租出去。但1939年二战爆发，被告承租的公寓大部分闲置，因而在1940年原告同意被告请求将年租金减少一半。1945年二战结束，被告承租的公寓客满。原告因此要求被告自1945年公寓客满后补缴租金。丹宁法官判决原告胜诉，其判决结果是：自1945年后租金可请求全部给付，自1939年至1945年间少付的租金则不可请求。在该案例中，丹宁法官确定了“允诺禁反言”原则，即“如债权人对债务人表示接受少数数目以清偿较大数目之债务，经债务人业已依约履行，纵债务人未给予债权人其他酬劳或对价，此项约定即生效力，禁止债权人再违反先前之允诺。”丹宁大法官在其判决书中阐述，不仅包含了禁止反言的基本要求：允诺、信赖、损害、正义，并且突破了衡平法上禁止反言仅用于对事实的陈述的藩篱，将禁止反言原则首次适用于对未来的承诺，在英国历史上第一次正式赋予了没有对价的允诺以法律拘束力。
