当然,在西方多数发达国家,未实施行政注册的商业外观同样受商标法律保护。不过,一旦发生司法纠纷,行政登记证书具有很强的证据效力。在庭审举证责任上,法律对注册商业外观设计的权利人也可能有很多优惠。美国专利与商标局对商业外观、商标的注册采用了相同的收费标准。美国中介公司对商业外观行政登记的收费标准大约为:联邦层次的普通外观注册为910美元;彩色外观与辅助性设计外观的注册为1110美元。州层次的普通注册费用为400美元;彩色外观与辅助性设计外观注册费用为500美元。美国专利与商标局《商标审查指南》(第三版)的第1202.02节规定,商业外观行政注册实质审查流程如下:审查商业外观是否系功能性设计。是,则拒绝注册申请;否,则考察如下两种情况。(1)商业外观如果是产品设计、色彩设计,那么这些识别特征具备第二重意义的情况下才可注册。(2)商业外观如果是产品包装,那么它具有内在区别性的条件下才可以注册;如果不具备内在区别性,那么它具备第二重意义的情况下才可以注册。不服审查部决定的当事人可以向“商标复审委员会”请求复审。2000年,联邦最高法院在“沃尔玛超市公司诉Samara兄弟公司案”中的裁决增大了商业外观获得商标保护的难度。此后,商业外观初审、复审案件都出现了减少的趋势。例如,2000年以来,美国专利与商标局“商标复审委员会”受理的商业外观纠纷案件仅有200多件。同期,该委员会受理的商标纠纷案件则有1800多件。
第二,西方商业外观的商标保护概览。西方国家主要用商标法律保护商业外观。中国社会科学院知识产权中心的周林教授指出,在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰等地区,
商标法的保护范围都曾沿着普通商标、立体商标、产品外形、商业外观的进化路线渐次扩大。 目前,这些地区都已经开始对商业外观提供类似注册商标或者非注册商标的知识产权保护。在美国之外的其他地区,立法和司法进程都比较滞后。例如,澳大利亚1995年修订的《
商标法》开始保护商业外观。2000年,加拿大的Eli Lilly、Novopharm等制药巨头依据《
商标法》、普通法卷入了本国第一起有影响的商业外观侵权诉讼。相比之下,美国对商业外观的立法最多,案件也最多,P&G、Procter & Gamble、F&M Distributors等一大批企业都卷入了商业外观侵权诉讼。在美国法院,被推上被告席的东亚、东南亚公司也已不少。美国联邦最高法院和联邦各巡回法院近几十年来受理的一些大案对其他地区的立法和司法进程都产生了重大影响。
第三,美国商业外观的立法和司法进程。美国1946年颁布的《Lanham法》开始用商标法律保护商业外观。直到1980年代,美国法院才把保护范围扩张到产品形状和设计。1981年,联邦第五巡回上诉法院放松了区别性要求,允许商业外观不需通过获得第二含义而获得内在的区别性。1987年,美国第六巡回上诉法院裁定,《Lanham法》对注册商标的保护也应当延伸到对未注册的商业外观的保护。具体适用的条款主要是《美国法典》第15篇第1125(a)节。该院还裁定:商业外观获得该节保护需要满足三个要件:(1)商业外观在市场上获得了第二重意义;(2)竞争厂商之间的商业外观类似到了使消费者混淆的程度;(3)商业外观使用的识别特征根本上不属于功能性特征。1988年,美国国会修改《Lanham法》第43(a)节,扩张了商业外观的定义和侵权救济方式。
1992年,联邦最高法院裁定“Two Pesos诉Taco Cabana案”中的商业外观具有内在的区别性。涉案的商业外观保护用于营造节日饮食气氛的内外天井式画廊餐厅。该商业外观涵盖的识别要素太多、太杂。能被法院认定该整体性商业外观存在内在的区别性,这是非常不容易的。该案的裁决极大地提升了人们申请商业外观登记的热情。1995年,在“Qualitex公司诉Jacobson产品公司案”中,联邦最高法院认为色彩本身不能具有区别性,但是具备第二重含义的色彩可能满足区别性要求。1999年,美国国会修改《Lanham法》,把未注册商业外观属于非功能性商业外观的举证责任交给了原告人。这样,如果原告没有就商业外观获得商标局的登记证书,那么在侵权诉讼中,原告必须亲自证明涉案的外观属于非功能性商业外观。相反,对于已注册的商业外观,相关的举证责任由被控侵权人负担。
2000年,在“沃尔玛超市公司诉Samara兄弟公司案”中,联邦最高法院认为产品设计不同于产品包装,其本身不具备区别性,只有具备第二重含义时才能满足该特性。2000年,在“Straumann公司诉Lifecore公司案”中,原告认为被告销售的手术用Stage-1系统侵犯其知识产权。三个侵权指控分别是:《Lanham法》上的商业外观侵权、普通法上的商标和商业外观侵权、不正当竞争。由于原告出示的证据缺乏说服力,法院驳回了原告的全部诉讼请求。2001年,在“TafFix设备公司诉Marketing Displays公司案”中,联邦最高法院提高了商业外观非功能性特征的认定标准。
2002年,世界玩具巨头Quinn Emanuel公司控告香港一家玩具公司和它的美国分公司侵犯玩具车的商业外观。被告反诉涉案的商业外观无效,不应受到
商标法保护。而且,被告认为,自己已经销售使用类似外观的玩具达15年之久;由于长期怠于行使权利,原告的诉讼请求应予驳回。原告认为,在长期使用中,原告的商业外观已经在消费者心目中产生第二重意义——对使用人身份和货源的信任。这种意义每年给使用相关外观的商品带来数百万美元的销售额。此外,原告对相关商品的市场推广耗费了三十年时间,花费了数千万美元。这些推广活动都使用了争议的外观。根据原告出示的消费者会面式调查报告,51%的受调查者认为,被告相关包装的产品与原告有关系。原告还指出,在12年前,它已经提起过类似的诉讼。当时,被告曾经同意放弃使用争议的外观。因此,陪审团裁定被告人实施了欺诈性的故意侵权行为。在签署永久禁令的同时,法院要求被告对原告支付330万美元惩罚性赔偿金。