基于上述理论,如果中国生产的DVD出口到6C拥有专利权的国家和地区,则构成了平行进口,应当支付专利许可费,否则就构成侵权行为。
(4) 出口到6C不享有专利权的国家和地区
如果出口到6C不拥有专利权的国家和地区,因为该技术在该国处于公有领域,则也不构成平行进口。而且根据我国《
技术引进合同管理条例》第
9条规定,技术供方不得不合理地的限制受方的销售渠道或出口市场,但应把下列情况除外:(1)供方已签订独占许可合同的国家和地区;(2)供方已签订独家代理合同的国家和地区。同时《
技术进出口管理条例》(2002年1月1日施行)第
29条:“技术进口合同中,不得含有下列限制性条款:(七)不合理的限制受让人利用进口的技术生产产品的出口渠道。”因此,DVD元件出口商只要没有上述合理理由,不得限制我国厂家向无专利权的国家出口DVD整机。
6C不可能在全球都有专利权,至少中南美及非洲的相当一些国家是没有的。据称,我国有相当一批DVD经美国转口销至中南美,如果我们不经美国直接销至该地,就可以节省一笔花费。
4、 关于专利权产品贸易的权利保证问题
中国的DVD生产商是在外国购得解码芯片、机芯、IC、激光头等核心元器件后,组装成整机后又再次出口的。这些元器件的生产商大多数应当已经交过专利许可费。因而6C 所采取的累计提成的做法显然是值得商榷的。这里就涉及贸易的权利保证问题。
从法理上讲,供方应当向受方提供没有瑕疵的技术或产品。而根据《联合国国际货物销售合同公约》第42条规定“(1)卖方所交付的货物,必须是第三人不能根据工业产权或其他知识产权提出任何权利或请求的货物,但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限,而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其他知识产权为基础的:(a)如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其他使用,则根据货物将在其境内转售或做其他使用的国家的法律,或者(b)在任何其他情况下,根据买方营业地所在国家的法律。(2)卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:(a)买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求;或者(b)此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、款式或其他规格。因此,只要不在公约规定的除外情形下,一旦出现平行进口侵犯第三人专利权的情况,买方可依据该条请求卖方承担责任。如果中国DVD厂家与国外的元器件出口商的合同适用该公约的话,可以要求出口商支付这笔费用。如果早在缔结合同时,供方就明知有损害他人专利技术的隐患,但仍故意向受方隐瞒以致签定合同的话,那么受方完全可以根据国际商业合同中所谓的“缔约过失原则”提出索赔。
所以,我们无须就进口元器件的专利许可费问题与6C纠缠,这根本与我国DVD生产商无关。当然,或许这些元器件的组装、搭配与结构本身也是6C专利权的组成部分,那么我国DVD生产商只需就此部分缴费。而6C不加区分声称其在在任何一个环节都可以收取专利费的说法是站不住脚的。据最新报道,6C已经接受了我们这一抗辩理由。
同时上述事实也提醒我国企业在签定进口合同及发生侵权纠纷时要特别注意权利保证条款,充分维护自身权益。